Mercantil. Marcas. “Port Aventura” vs “Atenea Aventura”. Protección de las marcas notorias.

Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de junio de 2012 (D. JOSE RAMON FERRANDIZ GABRIEL).

PRIMERO. Resumen de antecedentes.

Port Aventura, SA, en la afirmada condición de titular de varias marcas españolas - entre ellas, las registradas con los números 1548636 y 2587511, ambas denominativas, formadas por las palabras " Port Aventura " y concedidas para identificar servicios de las clases 41 y 42 -, interpuso demanda contra Comercial Bonanova, SL, City Hotels Hispania, SL y Atenea Aventura, SL, sociedades dedicadas a la actividad hotelera en varios establecimientos y la primera, además, titular de dos marcas españolas - las números 2658251, denominativa, formada por las palabras " Atenea Aventura", y 2698480, mixta, integrada por un dibujo geométrico y las palabras "Atenea Aventura ", ambas concedidas para diferenciar servicios de la clase 43 -, en ejercicio de acciones declarativas y de condena, con apoyo tanto en la Ley17/2001, de 7 de diciembre, de marcas, como en la Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal.

En concreto, pretendió, por un lado, la declaración de nulidad de las marcas números 2658251 y 2698480 de Comercial Bonanova, SL, por infracción de las prohibiciones de registro previstas en los artículos 6 y 8 de la Ley 17/2001, así como la de que, por lo dispuesto en el artículo 54 de la misma Ley, el uso de ellas había constituido infracción de los derechos sobre las prioritarias marcas de que era titular, con la consiguiente condena de las demandadas a indemnizarle en los daños causados. Y, por otro lado, la declaración de que Comercial Bonanova, SL, City Hotels Hispani, SL y atenea Aventura, SL. habían cometido los actos desleales tipificados en los artículos 5, 6, 11 y 12 de la Ley 3/1991.

De dichas acciones sólo llegaron a la segunda instancia las fundadas en la legislación de marcas, estimadas en la sentencia que puso fin a la primera. Las acciones de competencia desleal fueron desestimadas por el Juzgado de lo Mercantil, mediante pronunciamiento que ganó firmeza.

En concreto, la sentencia de primera instancia declaró la notoriedad de las marcas números 1548636 y 2587511 de que era titular Port Aventura, SA; anuló el registro de las números 2658251 y 2698480, de que era titular Comercial Bonanova, SL; declaró que el uso de éstas por las demandadas, en cuanto carente de cobertura desde su origen por la anulación de los respectivos registros, había significado la invasión del ámbito de exclusiva que las primeras, prioritarias, atribuían a la demandante, como su titular; y condenó a las demandadas a indemnizarle en la medida que establece, sin necesidad de prueba, el apartado 5 del artículo 43 de la Ley 17/2001.

La Audiencia Provincial, al conocer del recurso de apelación interpuesto por las demandadas contra la sentencia que les era en parte desfavorable, declaró que las marcas registradas a nombre de Comercial Bonanova, SL no eran nulas, por razón de que sus registros no habían contravenido las prohibiciones relativas previstas en los artículos 6 y 8, en relación con el artículo 52, apartado 1, de la Ley 17/2001; y que, consecuentemente, las demandadas, al haber hecho uso de sus signos bajo el amparo de unos registros que seguían siendo válidos, no habían invadido la esfera de exclusión derivados de los suyos a favor de Port Aventura, SA, ni venían obligadas a indemnización de daños y perjuicios alguna. Contra la sentencia de apelación interpuso Port Aventura, SA recursos extraordinario por infracción procesal y de casación, de los que sólo fue admitido éste. (...)

TERCERO. Consideraciones generales sobre la protección de las marcas notorias.

El artículo 5 de la Primera Directiva89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, al regular el contenido del derecho del titular, facultó a aquellos - apartado 2 - para prohibir el uso de una marca confundible, fuera del principio de especialidad, siempre que la prioritaria "gocede renombre en el Estado miembro y con la utilización del signo, realizada sin justa causa, se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a los mismos ".

La Ley 32/1988, de 10 de noviembre, se limitó a incorporar a su texto - artículo 13, letra c) - una prohibición relativa de registro y, consecuentemente, una causa de nulidad - artículo 48 -, consistente en el aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos registrados, sin atender al principio de especialidad.

Sin embargo, en el momento de regular las acciones de violación - artículo 31 -, lo hizo vinculándolas al principio de especialidad y a la generación de un riesgo de confusión.

Ello llevó a doctrina y jurisprudencia - sentencias 482/2007, de 7 de mayo, y 95/2009, de 2 de marzo - a entender que la protección de la marca renombrada se debía obtener, fuera del ámbito marcario y, por tal, del principio de especialidad y del riesgo de confusión, mediante las normas de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal: en particular, el artículo 12 de la misma.

El Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, de 15 de abril de 1.994 - artículo 16, apartado 2-, mandó estar, para determinar si una marca de fábrica o de comercio es notoriamente conocida, en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de la Unión de París, al " sector pertinente del público " y extendió la protección reconocida a dicha marca - artículo 16, apartado 3 - a los " bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada ", siempre que el uso de la misma "indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada ".

La Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas, como se afirma en su exposición de motivos, se ha preocupado de reforzar la protección de las marcas notorias y renombradas, fijando el mayor alcance de ella, tanto en el ámbito registral, mediante la regulación de las prohibiciones de registro y las causas de nulidad, como en el de la determinación del contenido del derecho de su titular.

En el primero de los ámbitos, la marca notoria - definida en el artículo 8, apartado 2 - merece una protección que sobrepasa el principio de especialidad -" [...] para productos o servicios que no sean similares a los protegidos [...] "-, y el mero riesgo de confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios, bastando para la prohibición con que el uso de la marca que se pretenda registrar " pueda indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y el titular" del signo notorio o, en general, " cuando ese uso, realizado sin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre " del signo anterior.

CUARTO. Argumentos determinantes de la desestimación del motivo.

Conforme a lo expuesto, como sostiene la recurrente, no cabe registrar, bajo sanción de nulidad, marcas para identificar productos o servicios no similares a los protegidos por signos anteriores que sean notorios en España, si el uso de aquellas puede indicar una conexión entre los productos o servicios que amparan y el titular de éstos signos o, en general, cuando ese uso, realizado sin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de los definidos en el artículo 8, apartado 2, de la Ley 17/2001.

Sin embargo, no responde a una correcta interpretación de la sentencia recurrida negar que el Tribunal de apelación hubiera aplicado el artículo 8, apartado 1, al conflicto de intereses suscitado.

En efecto, el Tribunal de apelación partió en su razonamiento de la distinción existente en nuestro ordenamiento entre las prohibiciones de registro según que la marca prioritaria sea notoria o renombrada o no lo sea - artículos 8, apartado 1, y 6 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre -. Se apoyó en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 23 de octubre de 2003 (C-408/2001), en la que dicho Tribunal declaró que "la protección que confiere el artículo 5, apartado 2, de la Directiva no está supeditada a que se constate un grado de similitud tal que entre el signo y la marca de renombre exista, para el público pertinente, un riesgo de confusión entre ambos ", pues "basta que el grado de similitud entre el signo y la marca de renombre tenga como efecto que el público pertinente establezca un vínculo entre el signo y la marca ", tras argumentar que (28) " el requisito de similitud entre la marca y el signo, establecido en el artículo 5, apartado 2, de la Directiva, exige que existan, en particular, rasgos similares desde el punto de vista gráfico, fonético o conceptual ", así como que (29) " las violaciones del derecho de marca a que se refiere el artículo 5, apartado 2, de la Directiva, cuando se producen, son consecuencia de un determinado grado de similitud entre la marca y el signo, en virtud del cual el público pertinente relaciona el signo con la marca, es decir, establece un vínculo entre ambos, pero no los confunde " y que (29) " la existencia de un vínculo de ese tipo, al igual que la de un riesgo de confusión en el contexto del artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva, debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta la totalidad de los factores pertinentes en cada caso ". Y, motivando suficientemente la valoración de la prueba, denegó razonablemente, la concurrencia de la prohibición del registro invocada, por no advertir entre los signos confrontados el grado de similitud preciso para que el público pertinente pueda establecer la conexión referida o para que tenga lugar el aprovechamiento o el menoscabo de los que el artículo 8, apartado 1, hace depender la causa de nulidad relativa.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que la función del recurso de casación no es otra que la de contrastar la correcta aplicación del ordenamiento sustantivo a la cuestión de hecho - no a la que hubiera reconstruido el recurrente, sino a la declarada probada en la sentencia recurrida como consecuencia de la valoración, por el Tribunal que la dictó, de los medios de prueba practicados.

Es cierto que los hechos, necesitados de prueba para que puedan ser considerados como efectivamente acecidos, constituyen el enunciado de las normas que a ellos vinculan la consecuencia jurídica pretendida, de manera que, además de reconstruidos o fijados en el proceso - quaestio facti -, tienen que ser puestos en relación con el precepto de la que constituyen supuesto, con el fin de identificar su significación jurídica y, por lo tanto, de determinar si reúnen o no las notas que los convierten en relevantes desde tal punto de vista - quaestio iuris -. También es cierto que los hechos declarados probados, intocables como tales en casación, quedan sometidos a determinados juicios de valor que aportan criterios para su subsunción en la norma de que se trata y que el control de éstos no queda fuera de la casación - sentencias 797/2011, de 18 de noviembre, 22/2012, de 7 de febrero, 71/2012, de 20 de febrero, 75/2012, de 29 de febrero, 138/2012, de 20 de marzo, entre otras muchas -.

Sin embargo, el Tribunal de apelación aplicó los criterios correctos para estimar no concurrente la prohibición relativa de registro que tipifica el artículo 8 de la Ley 17/2001, prescindiendo de los que hubieran sido precisos para enjuiciar la comisión de los actos de competencia desleal, como la cercanía entre el establecimiento hotelero de las demandadas y el parque temático de la demandante.

Por esa razón cualquier intento de modificación de su conclusión negativa debería apoyarse, necesariamente, en los aspectos puramente fácticos de la cuestión, los cuales, como se ha dicho, quedan al margen de este extraordinario recurso.

Procede, por lo expuesto, desestimar el recurso de casación interpuesto por Port Aventura, SA.