Mercantil. Marcas. Exigencia, a quien, como titular de una marca prioritaria, pretenda que se declare que el uso de la indebidamente registrada ha constituido una ilícita invasión del ámbito de exclusiva que le atribuye su propio signo y, como perjudicado, que se le indemnice en los daños consiguientes, de que ejercite la acción de nulidad del asiento de cobertura.

Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de junio de 2012 (D. JOSE RAMON FERRANDIZ GABRIEL).

PRIMERO. Resumen de antecedentes.

En las dos instancias resultó estimada la acción declarativa de la nulidad del registro de una marca española, la número 2606725 ("D- Botuxyne"), inscrita a nombre de la demandada, Cosmética Técnica, SA.

Dicha acción la había ejercitado en la demanda Allergan Inc., titular de varias marcas prioritarias - junto con Allergan S.A.U., su filial en España -.

Dos fueron las causas por las que los Tribunales de ambos grados declararon la nulidad de la marca " D-Botuxyne " de la demandada: la relativa que regula el artículo 52, apartado 1, en relación con los artículos 6 y 8, todos de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas; y la absoluta que introdujo el artículo 51, apartado 1, letra b), de la misma Ley.

Contra la sentencia de apelación interpusieron las demandantes recurso de casación, con un único motivo, por las razones que seguidamente se examinan. (...)

TERCERO. Argumentos determinantes de la desestimación del motivo.

I. Con el fin de mantener la coincidencia del registro de marcas con la realidad que debe reflejar - del que es expresión el artículo 61 de la Ley 17/2001 -, la jurisprudencia, ante la inexistencia de norma que disponga otra cosa en este ámbito, ha exigido, a quien, como titular de una marca prioritaria, pretenda que se declare que el uso de la indebidamente registrada ha constituido una ilícita invasión del ámbito de exclusiva que le atribuye su propio signo y, como perjudicado, que se le indemnice en los daños consiguientes, que ejercite la acción de nulidad del asiento de cobertura - así, en la sentencia 177/2012, de 4 de abril -.

Las sentencias números 169/1995, de 6 de marzo, 74/2007, de 8 de febrero y 1230/2008, de 15 de enero de 2009, son expresión de dicha doctrina - que no es la seguida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europeaen la sentencia de 16 de febrero de 2012, en el asunto C-488/10, respecto de los dibujos y modelos comunitarios -.

No obstante, la mencionada exigencia ha de entenderse completada con el reconocimiento de la posibilidad de que a la acción de nulidad del registro de cobertura se acumule la de violación de la marca prioritaria, en consideración a que, si bien la estimación de ambas ganará firmeza a la vez, el artículo 54 de la Ley 17/2001 dispone que la declaración de nulidad no opera " ex nunc ", sino " ex tunc ", como regla, lo que implica entender que el registro anulado nunca fue válido ni llegó a producir los efectos que al mismo vincula la propia Ley.

Las sentencias 29/2007, de 25 de enero, y 74/2007, de 8 de febrero, en aplicación del artículo 50, apartado 2, de la derogada Ley 32/1988, de 10 de noviembre, declararon procedente la condena del titular del signo anulado a indemnizar al de la marca prioritaria perjudicado por el uso de aquel, al haber actuado de mala fe.

Conforme a la mencionada doctrina y por concurrir en el caso enjuiciado los indicados requisitos objetivos y subjetivos, procede declarar que era conforme a derecho la estimación de la acción de indemnización de daños ejercitada en la demanda por Allergan Inc. y Allergan S.A.U contra Cosmética Técnica, SA, por razón de que su marca fue anulada por haberla solicitado de mala fe - en aplicación del artículo 51, apartado 1, letra b), de la Ley17/2001, de 7 de diciembre.

A ello hay que añadir - aunque sólo sea a mayor abundamiento - que, en la aplicación de la vigente Ley 17/2001, la sentencia 177/2012, de 4 de abril, interpretó el apartado 2 del artículo 54 de dicha Ley en el sentido de que la mala fe a que la norma se refiere en su apartado 2 es exigible sólo en el caso que específicamente contempla, ya que, en los demás de anulación del registro de una marca y declaración de la infracción de otra prioritaria, deben ser aplicadas las reglas generales contenidas en el artículo 42 de la misma Ley, las cuales obligan al infractor a indemnizar los daños y perjuicios causados, " en todo caso ", en los supuestos del apartado 1 y, si hubiera sido requerido por el perjudicado o actuado con culpa o negligencia o cuando concurra el dato puramente objetivo de ser la marca infringida notoria o renombrada, en los supuestos previstos en el apartado 2. II. No obstante lo cual, como se expuso, la sentencia de apelación, pese a que declaró que el Juzgado de lo Mercantil debería haber desestimado la acción de condena de la demandada a la indemnización de daños, mantuvo en su integridad el correspondiente pronunciamiento para no incurrir en "reformatio in peius ".

Como pone de relieve la sentencia 345/2011, de 31 de mayo - con cita de varias - el recurso de casación no se da contra las consideraciones hechas a mayor abundamiento ni sobre bases hipotéticas ni como meros "obiter dicta ", sino contra lo que es "ratio" y se refleja en el fallo que se recurre, de tal forma que las diversas consideraciones que puedan hacerse en la resolución y no tengan dicho carácter trascendente para la decisión judicial son irrelevantes a los fines de la casación.

Ello sentado, lo que pretende la recurrente es que la medida de la indemnización se incremente respecto de la establecida en la primera instancia, al alegar que sufrió otros daños a los que no se había referido la sentencia apelada.

Tal alegación carece del necesario soporte probatorio, como declaró el órgano judicial de la primera instancia, por lo que procede mantener su decisión al respecto.