Mercantil. Marcas. DONUTS vs DOUGHNUTS. Nulidad de marca por riesgo de confusión. Protección reforzada de las marcas notorias y renombradas.

Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de mayo de 2012 (D. FRANCISCO MARIN CASTAN).

TERCERO.- Por razones de método, como ya consideró en su día la sentencia de primera instancia y entendió lógico la de apelación, procede examinar en primer lugar el motivo segundo, ya que al insistir en la nulidad absoluta de la marca DOGHNUTS por su carencia de carácter distintivo y por producir un efecto de bloqueo en el mercado al ser prácticamente idéntica a la palabra inglesa doughnuts con que en Estados Unidos se conoce el tipo de bollo o rosquilla comercializado por ambas partes, sería lícito el uso de los términos DOUGHNUTS o DOUGHNUT por la demandada como uno de los elementos con que presenta u ofrece sus productos en el mercado.

El motivo se funda, como se ha indicado ya, en infracción de las letras c) y d) del art. 5.1 de la Ley de Marcas de 2001, citándose también el art. 11.1b) de la Ley de Marcas de 1988 "anteriormente vigente" y el art. 124.5 del Estatuto de la Propiedad Industrialde 1929 (por error se dice "Intelectual"), y como exponentes de la doctrina jurisprudencial a la que se opondría la sentencia impugnada se citan las sentencias de 2 de diciembre de 1989 ("Petit Suisse"), 17 de marzo de 1997 ("carajitos"), 31 de diciembre de 2002 ("clips"), 30 de julio de 1992 ("etxekopaxarana ") y 12 de noviembre de 1993 ("espetec"), todas ellas precedidas por las sentencias de 9 de mayo de 2002 ("Puente Aéreo ") y 26 de febrero de 2004 ("Multiactive").

Según su desarrollo argumental, la sentencia recurrida se sustenta principalmente en la inexistencia del término doughnut en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, siendo así que esto no excluiría su carácter genérico en el ámbito del derecho de marcas. La sentencia impugnada, por tanto, habría incurrido en un "planteamiento normativista" contrario al mantenido por esta Sala en su sentencia de 2 de diciembre de 1989 ("Petit Suisse") y al de los autores de la doctrina científica que, en relación con esta cuestión, consideran insostenible tomar como punto de partida que el consumidor español no entiende vocablos en lenguas extranjeras, de los que la parte recurrente, tanto en el recurso como en el acto de la vista, pone diversos ejemplos como brownie (pastel de chocolate), cookie (galleta), chapata (determinado tipo de pan) o croissant (bollo en forma de media luna), de uso muy común en España, en apoyo de su tesis de que el lenguaje no tiene lagunas semánticas. Se alega también que el uso de un determinado vocablo puede estar limitado a solamente una parte del territorio español ("espetec" en determinadas zonas de Cataluña o "etxekopaxarana" en el País Vasco) y sin embargo, según la jurisprudencia, resultar prohibido como marca para todo el territorio nacional. Finalmente, se hace especial hincapié en que doughnut es genérico para algunas zonas de la Unión Europea y para Estados Unidos, Canadá y otros países de habla anglosajona, por lo que el registro de DOGHNUTS como marca constituiría "un grave escollo a la libertad de comercio",y también se cita a autores de la doctrina científica que defienden la prohibición de las marcas que tengan carácter descriptivo en una lengua oficial de alguno de los países de la Unión Europea.

Así planteado, el motivo ha de ser desestimado por las siguientes razones:

1ª) No es cierto que la sentencia impugnada adolezca del "planteamiento normativista" que le reprocha la parte recurrente. Antes bien, la conclusión de que la palabra doughnuts no se usa de forma generalizada en España para designar el tipo de bollo o rosquilla de que se trata la alcanza el tribunal sentenciador con base no solo en su falta de incorporación al diccionario de la Real Academia de la Lengua sino también en que los diccionarios bilingües español/inglés tampoco la incorporan, en el bajísimo porcentaje de encuestados españoles que la conocen, todo ello acreditado mediante pruebas cuyo resultado no discute la parte recurrente, y, sobre todo, en que la denominación más común para identificar en España el producto es precisamente DONUT o DONUTS, vocablo también inglés, contracción de doughnut,registrado en su día como marca por la demandante con el resultado de un gran éxito comercial a lo largo de los años que, en este recurso, no se plantea ya como determinante de la caducidad de la marca por vulgarización. En definitiva, la palabra DOGHNUTS registrada como marca no es equiparable, a los efectos que aquí interesan, a las que como ejemplo comparativo propone la parte recurrente.

2ª) De las sentencias citadas como exponentes de la doctrina jurisprudencial a la que, según el motivo, se opone la sentencia impugnada, es la de 2 de diciembre de 1989 ("PETIT SUISSE "), por versar sobre dos palabras francesas como posible marca de un producto alimenticio, la que más especialmente parece favorecer su tesis. Sin embargo, una atenta lectura de dicha sentencia permite concluir que, más que sustentar, desautoriza la tesis de la parte recurrente: en primer lugar, porque el carácter descriptivo o genérico de las palabras Petit Suisse tiene como punto de partida "que tales palabras, aunque no españolas, tienen un significado preciso fácilmente comprensible para el público medio español", lo que no sucede aquí, según la prueba practicada, con la palabra doughnuts; y en segundo lugar, porque también se tuvo entonces por probado que la expresión Petit Suisse venía "siendo conocida desde antiguo tanto en el ámbito de las industrias lácteas y queseras españolas como por el público en general" para referirse a un determinado tipo de queso fresco, lo que en cambio no ha quedado probado sobre la palabra doughnuts en relación con el tipo de bollo o rosquilla de que se trata, conocido por el público español como donut o donuts; es decir, por las palabras registradas como marca por la demandante hace ya cincuenta años la primera y más de treinta años la segunda.

3ª) Aunque la ligera diferencia entre la palabra DOGHNUTS registrada como marca y la palabra inglesa doughnuts con que se denomina el producto en Estados Unidos no sea suficiente para impedir el efecto de bloqueo del mercado que la parte recurrente le atribuye, cualquier consideración de la doctrina jurisprudencial invocada en el motivo, referida sustancialmente al Estatuto sobre Propiedad Industrial de 1929, no puede prescindir, tras la incorporación de España a las Comunidades Europeas (hoy Unión Europea), del Derecho de marcas de la Unión ni de su interpretación por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cuya sentencia de 9 de marzo de 2006 (asunto C-421/04), en relación con la marca española Matratzen (colchones en alemán) para designar muebles de descanso, resolvió que la Directiva 81/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, "no se opone al registro en un Estado miembro, como marca nacional, de un vocablo tomado de la lengua de otro Estado miembro, en la que carece de carácter distintivo o es descriptivo de los productos o servicios para los que se solicita el registro, a menos que los sectores interesados del Estado miembro en el que se solicite el registro puedan identificar el significado de dicho vocablo". En esta misma línea, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de la Unión Europea de 9 de septiembre de 2008 (asunto T- 363/06) resolvió a favor de la compañía española SEAT, fabricante de automóviles, en su oposición al registro de la marca comunitaria MAGIC SEAT, para asientos de vehículos, por la compañía HONDA, dada la asociación por el público español de la palabra inglesa Seat (asiento) con dicha compañía española fabricante de automóviles; y la sentencia del mismo Tribunal de 10 de diciembre de 2008 (asunto T-295/07) consideró fundada la denegación del registro de Vitro como marca comunitaria en virtud del registro previo de Vitral, razonando que "aun suponiendo que el término 'vitral' fuese descriptivo de los productos designados [materiales y piezas de construcción no metálicos] no deja de ser cierto... que el supuesto carácter descriptivo existiría, en su caso, únicamente en lo que respecta a las lenguas latinas, mientras que, en las demás lenguas, ese término no tendría tal fuerza evocadora de los productos designados y, por lo tanto, gozaría de un carácter distintivo medio" (apdo. 26).

4ª) De lo anterior se sigue que la doctrina jurisprudencial citada en el motivo, complementada por la del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y sobre la base de que el conflicto ha de resolverse conforme a la Leyde Marcas de 2001, según su D. Transitoria 2 ª, no ha sido infringida por la sentencia impugnada, que resuelve la cuestión, como no podía ser menos, atendiendo al grado de conocimiento del significado de la palabra doughnuts por el público español al momento de la presentación de la demanda o, si se quiere, al de la práctica de la prueba, y no a un posible aumento en el futuro de ese grado de conocimiento por la generalización de la enseñanza del inglés en España o la primacía del inglés como lengua universal, perspectivas que en realidad son las que propone la parte recurrente al haber sostenido, en el acto de la vista del recurso, que lo esencial es que el público español "pueda" conocer el término doughnuts como genérico o descriptivo del producto.

CUARTO.- Desestimado el motivo segundo y descartada la nulidad de la marca DOGHNUTS por no ser la palabra inglesa doughnuts un término genérico o descriptivo en España para los bollos o rosquillas de que se trata, también ha de ser desestimado el motivo primero, fundado en infracción del art. 34.2 b) de la Ley de Marcas de 2001 en relación con las letras c) y d) de su art. 5.1 según la interpretación jurisprudencial resultante de las sentencias de 2 de diciembre de 1989, 10 de mayo de 1995, 28 de noviembre de 1998 y 28 de noviembre de 1986, pues centrado el motivo en que el juicio sobre el riesgo de confusión tiene que fundarse en una visión de conjunto de los signos confrontados, lo cual es cierto y la sentencia impugnada sigue muy explícitamente, el núcleo de su alegato se funda en el carácter descriptivo del término doughnuts, ya rechazado al justificarse la desestimación del motivo segundo, y en la incoherencia interna de la sentencia recurrida al admitir, cuando razona sobre la solicitud de marca comunitaria KRISPY KREME DOUGHNUTS, que los términos KRISPY KREME desvanecen el riesgo de confusión por su mayor carácter distintivo y, sin embargo, no sucede lo mismo con los términos YAYA MARÍA que la demandada-recurrente añade a DOUGHNUTS.

Tampoco este último argumento es aceptable: en primer lugar, porque el mayor carácter distintivo de los términos KRISPY KREME se expone como una consideración de la OAMI que la sentencia recurrida no hace suya ("...sin perjuicio de que pueda en el futuro prosperar la acción de nulidad por generar confusión con las marcas del actor..."); y en segundo lugar, porque el juicio comparativo no es ya solo entre DOUGHNUTS y la marca registrada DOGHNUTS sino también entre aquel y las marcas registradas DONUT y DONUTS, cuyo carácter notorio e incluso renombrado no es discutido por la parte recurrente aunque sí procure prescindir de él en el desarrollo argumental del motivo.

Así, la sentencia recurrida funda su apreciación de riesgo de confusión, muy especialmente, en la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la protección reforzada de las marcas notorias y renombradas y en el hecho del "carácter renombrado del signo DONUT, pues, si bien la comparación hecha sin referirla a los productos de bollería en forma de rosca dificulta la aplicación, cuando se refiere a dichos productos dicha asociación es inmediata" (FJ 7º, párrafo segundo), por lo que concluye que, aun admitiendo solo una cierta similitud fonética y gráfica y descartando la conceptual precisamente por no tener doughnuts carácter descriptivo en España, la incorporación de esta palabra a la presentación o anuncio de los mismos productos es "idónea para generar un riesgo de confusión" (FJ 7º, párrafo último).

Pues bien, esta Sala comparte el juicio comparativo del tribunal sentenciador desde la visión de conjunto de los signos confrontados, que implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración de modo que un bajo grado de similitud entre los productos o servicios puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas y a la inversa (STJUE 28-9-1998 en asunto C-39/97), ya que la adición de YA YA MARÍA a DOUGHNUTS no es suficiente para desvanecer el riesgo de confusión con los productos de la demandante precisamente por la notoriedad o renombre de sus marcas DONUT y DONUTS, asociados por el público español al producto en sí. De aquí que, aunque la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 9 de marzo de 2006, antes citada, no excluya "toda posibilidad" de que otros operadores económicos utilicen el vocablo Matratzen que integra la marca en el mismo Estado (apdo. 31), lo cual tendría que ver con el art. 37 de la Leyde Marcas no invocado en el recurso, tampoco pueda prescindirse de la doctrina del mismo Tribunal conforme a la cual, "puesto que el riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta el carácter distintivo de la marca anterior, las marcas que tienen un elevado carácter distintivo, bien intrínseco, o bien gracias a lo conocidas que son en el mercado, disfrutan de una mayor protección que las marcas cuyo carácter distintivo es menor" (STJUE 22-6-1999, asunto C-342/97, apdo. 20).

En suma, es la gran fuerza distintiva de DONUT y DONUTS, por su conocimiento general en España para designar el producto en sí, la que, unida a su similitud gráfica y fonética con DOUGHNUTS, genera el riesgo de confusión, y no la adición de YA YA MARÍA a DOUGHNUTS la que desvanece dicho riesgo. Por otra parte, la circunstancia de que los productos ofrecidos en el mercado por ambas partes sean idénticos o similares no disminuye el grado de protección de aquellas marcas, porque en tal caso, como declara la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la marca de renombre debe beneficiarse de una protección tan amplia, al menos, como en caso de uso de un signo para productos o servicios no similares (SSTJUE 9-1-2003 en asunto C-292/00, apdo. 25, y 23-10-2003, asunto C-408/01, apdo. 22), y para merecer tal protección basta con que el grado de similitud entre el signo y la marca renombrada tenga como efecto que el público pertinente establezca un vínculo entre el signo y la marca (STJUE 23-10-2003, apdos. 29 y 31, y 18-6-2009, apdo. 36).

Como declara la sentencia de esta Sala de 21 de diciembre de 2011 (rec. 1759/08), representativa de la adaptación de la doctrina jurisprudencial al Derecho de la Unión Europea, "...4º) Es lógico suponer que cuanto mayor resulta el carácter distintivo de la marca anterior, tanto más elevado será el riesgo de confusión - sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de noviembre de 1997 (C-251/95), 29 de septiembre de 1998 (C-39/97) y 22 de junio de 1999 (C-342/97) -. 5º) Por otro lado, además de poder hacerlo ante el riesgo de confusión, el titular de la marca registrada prioritaria puede reaccionar ante el riesgo de asociación - artículos 34, apartado 1, letra b), de la Ley17/2001, de 7 de diciembre, y 5, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988-, por más que éste no constituya una alternativa de aquel, pues sirve para precisar su alcance - sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de noviembre de 1997 (C-251/95)-, al identificar el peligro de que los consumidores puedan creer que, aunque los productos no proceden de la misma empresa, lo hacen de una que está vinculada jurídica o económicamente a la otra -sobre ello, sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 29 de septiembre de 1998 (C-39/97) -".

QUINTO.- La conclusión de todo lo anteriormente razonado es que la sentencia recurrida no se opone a la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo debidamente adaptada, como resulta obligado, a la Leyde Marcas de 2001, al Derecho de la Unión Europea en materia de marcas y a su interpretación por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y tampoco conduce en la práctica a que los bollos o rosquillas en cuestión puedan ser comercializados en España por empresas distinta de la demandante, pues está probado que ya lo hacían al tiempo de la interposición de la demanda aunque sin lesionar el derecho de marca de la demandante.