Mercantil. Patentes. Patentes farmacéuticas. Infracción de patente. Acción de cesación y de resarcimiento de daños y perjuicios. Actividad inventiva.

Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de julio de 2011. (1.004)

PRIMERO. En las dos instancias se ha declarado que Laboratorios Alter, SA - una de las tres sociedades demandadas - ha invadido el ámbito de la facultad de exclusión reconocida a Pfizer Corporation y a Pfizer Limited, como titulares, respectivamente, de una patente española - la número 520.389 - que reivindica un procedimiento de elaboración de amlodipina base y de una patente europea - la número 244.944 - que protege en España un procedimiento de elaboración de sal de besilato de amlodipina.

La infracción se identifica con la importación por Laboratorios Alter, SA, desde Hungría, del mencionado principio activo - obtenido por un tercero por medio del procedimiento patentado- para producir e introducir en el mercado español determinada especialidad farmacéutica que lo contiene.

Como consecuencia de tal declaración y de conformidad con lo pretendido en la demanda, también ha sido condenada Laboratorios Alter, SA a cesar en la conducta infractora y a indemnizar a las demandantes en los daños y perjuicios que, con ella, les había causado.

La estimación de ese conjunto de acciones vino precedida, en las dos instancias, por el fracaso de la excepción de nulidad de ambas patentes, opuesta por las demandadas al contestar la demanda, con apoyo en el artículo 126 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, en relación con los artículos 112, apartado 1, letra a), de la misma y 138, apartado 1, letra a), del Convenio sobre concesión de la patente europea, de 5 de octubre de 1973.

La sentencia de la segunda instancia ha sido recurrida en casación por Laboratorios Alter, SA, por dos motivos que se refieren, respectivamente, a la excepción de nulidad desestimada y a la declaración de la infracción de las patentes de las demandantes.

SEGUNDO. (...) Tratándose de la actividad inventiva - que, junto con la novedad y la aplicación industrial, es requisito para la protección de una invención como patente: artículos 4, apartado 1, de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, y 52, apartado 1, del Convenio sobre concesión de patente europea de 5 de octubre de 1973 -, o de la invasión de la facultad de exclusión que el registro reconoce - lo que depende del contenido de las reivindicaciones: artículos 26, 50, 60 y 61 de la Ley 11/1986, 64 y 69 del Convenio de 1973 -, un enjuiciamiento sobre el fondo exige, en el incesante ir y venir de los hechos a la norma y a la inversa, no sólo fijar los datos fácticos relevantes para afirmarlas o negarlas, sino también practicar otras operaciones, que, ajenas a la valoración de la prueba, son propias, no solo de la interpretación de la norma o de la calificación del supuesto fáctico, sino también de la subsunción del mismo en la regla legal.

Se trata de juicios de valor - tales como si, al aplicar a los hechos la previsión normativa, se ha entendido bien el sentido de la fórmula " no resulta del estado de la técnica de una manera evidente "; o se ha tomado en consideración el " estado de la técnica " al que hay que estar para determinar la actividad inventiva; o ha sido bien elegido el " experto en la materia "; o se ha delimitado correctamente el alcance de la protección reconocida a la patente; o se han interpretado adecuadamente las reivindicaciones...- que aportan los criterios adecuados para la subsunción de los hechos probados en el concepto jurídico de que se trata y cuyo control no queda fuera de la casación.

TERCERO. En el primero de los motivos de su recurso de casación denuncia Laboratorios Alter, SA la infracción del artículo 4, apartado 1, en relación con el 8, mismo apartado, de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, tal como lo interpreta la jurisprudencia.

La recurrente - tras destacar como evidente que un procedimiento no merece ser protegido como patente, pese a ser nuevo, si carece de actividad inventiva - sostiene en este motivo que el Tribunal de apelación - al afirmar, en el fundamento de derecho séptimo de su sentencia, que " no es cuestionable que la reacción base amlodipina con un ácido determinaría la producción de sal [...] " - había admitido que los procedimientos reivindicados por las patentes registradas a nombre de las demandantes carecían de tal requisito. De modo que, al desestimar la excepción de nulidad que ella había opuesto al contestar la demanda y en el recurso de apelación, no había tenido en cuenta que no cabe registrar como patente un procedimiento que resulte obvio para un experto en la materia.

En apoyo de su argumentación, cita algunas sentencias del Tribunal Supremo sobre la materia.

(...)

QUINTO. En el segundo motivo de su recurso señala Laboratorios Alter, SA como normas infringidas las de los artículos 26 y 60, apartado 1, de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, tal como los interpreta la jurisprudencia, y del artículo 69 del Convenio sobre concesión de patentes europeas, de 5 de octubre de 1973, en relación con el protocolo interpretativo del mismo.

Alega que los preceptos mencionados establecen el alcance de la protección reconocido a las patentes y, ello sentado, que si el Tribunal de apelación los hubiera aplicado correctamente, fijando de un modo adecuado el ámbito de la exclusión atribuida a los títulos de Pfizer Corporation y Pfizer Limited, no habría afirmado que había sido invadido por el procedimiento utilizado por la fabricante húngara Gedeón Richter para producir la sustancia litigiosa.

Añade que, al fijar de modo incorrecto el ámbito de protección de las reivindicaciones de las patentes de las mencionadas demandantes, el Tribunal de apelación también había infringido la doctrina sentada en las sentencias del Tribunal Supremo que menciona.

SEXTO. No tiene en cuenta la recurrente, tanto en su argumentación, como al identificar las sentencias en las que busca apoyo, que el método seguido por los órganos judiciales de las dos instancias para afirmar producida la infracción de los derechos de Pfizer Corporation y Pfizer Limited sobre sus respectivas patentes, no otro que el que establece el artículo 61, apartado 2, de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, en forma de presunción "iuris tantum ", el cual dispensa a la parte beneficiada de la carga de probar el hecho deducido por el legislador.

Y tampoco toma en consideración que, al referirse a dicha presunción, el Tribunal de apelación, dando por buenas las argumentaciones expuestas en la sentencia de primer grado, declaró tanto que concurrían en el caso todos los requisitos que la condicionan, como que no había sido destruida por prueba en contrario la conclusión a la que lleva.

Por otro lado, en distintos pasajes de sus escritos de alegaciones - y al explicar el recurso extraordinario por infracción procesal, no admitido - Laboratorios Alter, SA alegó que, señalado por ella el procedimiento por el que Gedeón Richter obtenía el producto litigioso, pesaba ya sobre las demandantes la carga de probar que el mismo infringía sus patentes de procedimiento.

En realidad, la recurrente sostiene que la presunción que establece el artículo 61, apartado 2, de la Ley 11/1986, no es aplicable más que a los fabricantes, con lo que contradice la doctrina sentada en la sentencia 339/2005, de 28 de abril.

El motivo se desestima.

[Ver: CENDOJ Base de Datos de Jurisprudencia]