Mercantil. Marcas. Competencia desleal. Nulidad de marca por haberse efectuado la solicitud de registro de mala fé. Posible concurrencia de las normas sobre propiedad industrial y sobre competencia desleal. Preferencia de las primeras si lo que se pretende es la protección del derecho subjetivo sobre el bien inmaterial.

Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de junio de 2011. (891)

PRIMERO. En las dos instancias se ha declarado infringido por la demandada, Norteñas, SL, el derecho de que es titular Nordika's, SL, la demandante, sobre un modelo comunitario no registrado - consistente en el diseño de unas zapatillas de lana -, conforme dispone el artículo 19, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios.

Sin embargo, tanto el Juzgado de Primera Instancia como la Audiencia Provincial desestimaron las demás acciones que Nordika's, SL había ejercitado en la demanda contra Norteñas, SL:

(1ª) La de nulidad de una marca española, registrada a nombre de la demandada, con el número 2622759 - un signo mixto, formado por la combinación de las letras " N's ", la palabra " Norteña's " y un dibujo rectangular -, que había sido concedida para diferenciar calzado, entre otros productos. Las causas de tal pretensión habían sido dos: (a) haber solicitado Norteñas, SL el registro de la marca de mala fe y ser, por ello, aplicable el artículo 51, apartado 1, letra b), de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre; y (b) generar la existencia del referido signo un riesgo de confusión con dos marcas prioritarias de la demandante - una nacional, mixta, formada por la combinación de la letra "N" mayúscula, un rectángulo y la palabra " Nordika's ", concedida, con el número 2337953, para identificar productos de la clase 25; y otra comunitaria, de la misma estructura, destinada a diferenciar idéntico tipo de producto - y ser aplicables los artículos 6, apartado 1, letra b), 8 y 52, apartado 1, de la misma Ley 17/2001.

(2ª) La de violación de las dos marcas de la demandante, antes mencionadas, a consecuencia del uso por la demandada de la suya, también citada, en aplicación de los artículos 34, apartado 2, letra b), 40 y 41 de la repetida Ley de marcas.

Y (3ª) la de declaración y consiguientes condenas de la demandada por haber ejecutado los actos ilícitos que tipifican los artículos 5, 6, 11 y 12 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal.

La sentencia de apelación ha sido objeto del recurso de casación de la demandante, con la pretensión última de que todas las mencionadas acciones sean también estimadas.

El recurso se compone de un solo motivo, pero dividido en cinco partes. Para mayor claridad, daremos a cada una de ellas el tratamiento que merecerían si se hubieran formulado como motivos independientes.

SEGUNDO. En el primero de los motivos de su recurso de casación, Nordika's, SL denuncia la infracción de los artículos 7 del Código Civil, tal como es interpretado por la jurisprudencia, y 51, apartado 1, letra b), de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas.

Alega que el Tribunal de apelación había interpretado incorrectamente los mencionados preceptos, así como que le parecía contradictorio afirmar que la demandada copió intencionadamente el modelo comunitario de zapatilla de que ella era titular y negar la mala fe de aquella cuando solicitó el registro de la marca nacional mixta número 2622759, " Norteña's ", para diferenciar los productos infractores, siendo que el referido signo anteriormente había sido de su propiedad y que la solicitud fue presentada al poco tiempo de tomar ella la decisión de lanzar al mercado las zapatillas imitadas.

Añade que las semejanzas del signo registrado a nombre de la demandada con los que a ella actualmente pertenecían eran evidencia de un intento de generar, también en este plano, un riesgo de error, por confusión o asociación, en los consumidores y, a la vez, un intento de aprovechamiento del renombre de sus productos.

Al referirse a la causa de nulidad absoluta prevista en el artículo 51, apartado 1, letra b), de la Ley 17/2001, el Tribunal de apelación - que confirmó la decisión apelada - utilizó tres argumentos distintos para la desestimación de la acción: (a) la inexistencia de riesgo de confusión, ya declarada al decidir sobre la nulidad relativa, con fundamento en el artículo 52, apartado 1, en relación con el 6, apartado 1, letra b), de la Ley 17/2001; (b) la caducidad por falta de renovación de la marca de que, en su día, había sido titular la demandante, después registrada lícitamente a nombre de la demandada; y (c) la declaración de la infracción del modelo comunitario y de la ilicitud de la copia del diseño de zapatilla de que era titular la demandante.

I. Ha de recordarse, antes de entrar en el examen del motivo, así planteado, que, como señalan las sentencias 1264/2001, de 28 de diciembre, 1211/2002, de 16 de diciembre, 827/2003, de 17 de septiembre, 409/2006, de 6 de abril, 462/2009, de 30 de junio, entre otras muchas, la afirmación o negación de la buena fe constituye, a los efectos del extraordinario recurso de casación, una cuestión de hecho cuya determinación compete a los juzgadores de las instancias; pero, también, que implica, a partir de los siempre respetables hechos probados, la utilización de un concepto jurídico indeterminado en el que ha de quedar subsumida la conducta de que se trate, mediante una operación que puede ser sometida a revisión casacional.

La sentencia 278/2010, de 13 de mayo, precisó, al respecto, que la apreciación de mala fe, en la perspectiva de la fijación de los datos de hecho, corresponde a la valoración de la prueba; pero la significación jurídica de dichos datos una vez demostrados, forma parte de un juicio técnico jurídico que la casación permite valorar de nuevo.

De acuerdo con ello, los hechos declarados probados en las instancias han de ser respetados en casación, mientras que la corrección de la subsunción de los mismos bajo el concepto buena fe puede ser revisada en dicho recurso.

II. Esa distinción entre juicios de hecho, regidos por las normas de valoración de prueba, y juicios de valor que, a partir de lo que se haya probado, permiten afirmar la identidad del supuesto fáctico litigioso con el enunciado como premisa en la norma aplicable, alcanza también a la afirmación o negación del riesgo de confusión, como han puesto de relieve las sentencias 717/2006, de 7 de julio, 1230/2008, de 15 de enero de 2009, 119/2010, de 18 de marzo, entre otras muchas.

TERCERO. La norma, meramente facultativa para los Estados miembros, que contiene la letra d) del apartado 2 del artículo 3 de la Directiva 89/104/CEE, ha sido incorporada al artículo 51, apartado 1, letra b), de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, que describe como causa de nulidad absoluta del registro de la marca el que el solicitante hubiera actuado de mala fe.

Esa sanción por violación de la buena fe, que opera a modo de válvula del sistema, permite valorar el comportamiento de quien solicita el registro, no a la luz del resto del ordenamiento marcario, sino comparándolo, en un plano objetivo, con el modelo de conducta que, en la situación concreta a considerar, fuera socialmente exigible - en ese plano la buena fe está referida a un estándar o arquetipo, como señalaron las sentencias 760/2010, de 23 de noviembre y 462/2009, de 30 de junio, ésta en relación con el artículo 3, apartado 2, de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre -, aunque sin prescindir del plano subjetivo -en el que la buena fe se identifica con un estado psicológico de desconocimiento o creencia errónea, que como toda equivocación, ha de ser disculpable para poder tomarse en consideración-.

Una de las manifestaciones típicas de actuación de mala fe es, en este ámbito, la que tiene lugar cuando se intenta, mediante el registro de una marca, aparentar una inexistente conexión entre los productos que la misma identifica o va a identificar y los de un tercero que están distinguidos con otra renombrada, buscando, con una aproximación de aquel signo a éste, obtener el favor de los consumidores con el aprovechamiento indebido de la reputación del segundo.

Pues bien, el relato de hechos probados contenido en la sentencia recurrida justifica la aplicación de la sanción de nulidad absoluta, de que se trata, al registro de la marca a que se refiere el motivo.

En efecto, consta probado que Norteña, SL solicitó el mencionado registro - que, como se expuso, era de una marca mixta que había pertenecido a Nordika's, SL, hasta su caducidad por falta de renovación - con el propósito evidente, por comprobado, de utilizarla para identificar en el mercado, específicamente, un tipo de zapatilla que - en declaración judicial que ha ganado firmeza - constituía una copia - en el sentido del apartado 2 del artículo 19 del Reglamento (CE) nº 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001 - del modelo de que se sirve la fabricante actora para elaborar sus productos, que tienen una indudable implantación en el mercado, en el que se distinguen con las marcas mixtas, nacional y comunitaria, números 2337953 y 1801653 de que la última es titular.

En ese contexto, las demostradas imitación de los productos de la demandante e identificación de las zapatillas infractoras con una marca de la que había sido titular la demandante, multiplica la significación de las semejanzas existentes entre uno y otro signo - fundamentalmente, por su composición mixta similar, la importancia que, en el conjunto, se atribuye a la letra " N " y el uso del apóstrofo para indicar el genitivo sajón -, aunque sólo sea al efecto de teñir la solicitud de registro de un componente de mala fe - en el sentido de arquetipo de conducta sobre un soporte de conocimiento de la existencia de los signos prioritarios -, cuya afirmación no es incompatible con la negación, efectuada por los Tribunales de las instancias, de la concurrencia del riesgo de confusión y, por ello, de la infracción de la prohibición relativa tipificada en el artículo 6, apartado 1, letra b), en relación con el artículo 52, apartado 1, ambos de la Ley 17/2001.

El motivo, por lo expuesto, ha de ser estimado.

CUARTO. La estimación del motivo primero convierte en innecesario entrar en el examen de otros dos: El segundo, en el que la recurrente pretende la declaración de la nulidad del mismo registro, bien que ahora por la infracción de la prohibición relativa que tipifica el artículo 6, apartado 1, letra b), en relación con el 52, apartado 1, ambos de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre - normas que son las indicadas como infringidas -.

Y el cuarto, en el que, sin identificar el precepto violentado - lo que, por sí, es bastante para la desestimación -, la recurrente pretende, con el mismo fin de anulación del asiento registral, que se niegue a determinado comportamiento suyo la significación de acto propio.

QUINTO. En el motivo tercero de su recurso de casación, Nordika's, SL denuncia la infracción del artículo 34, apartado 2, de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas, en relación con los apartados 1 de los artículos 9, 14 y 16 del Reglamento (CE) 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria.

Afirma que el enjuiciamiento relativo al riesgo de confusión no había sido correctamente desarrollado por el Tribunal de apelación, puesto que no tuvo en cuenta la impresión de conjunto que la marca de la demandada producía en quienes eran sus principales destinatarios.

A su vez, sostiene la recurrente que el Tribunal de la primera instancia había extendido excesivamente el territorio en el que ella debería haber probado la realidad del riesgo que denunciaba.

SEXTO. El motivo no guarda la necesaria relación con la razón determinante de la decisión recurrida.

En efecto, el Tribunal de apelación - cuya sentencia no hay que olvidar es la única recurrida - desestimó la acción de violación de las marcas, nacional y comunitaria, de la ahora recurrente, no por la razón que ésta señala en este motivo - no haberse probado la existencia del riesgo de confusión -, sino - como resulta de la lectura del fundamento de derecho segundo de dicha resolución - porque el uso de la marca número 2622759, por parte de Norteñas, SL, venía legitimado por un registro, concedido y vigente.

De esa falta de correlación argumental deriva que, en ningún caso, un hipotético éxito del motivo se traduciría en el del recurso, ya que el fallo de la sentencia de apelación se seguiría apoyando, en sus mismos términos, en unas razones jurídicas no impugnadas.

El motivo se desestima.

SÉPTIMO. En el último de los motivos de su recurso de casación, señala Nordika's, SL como normas infringidas las de los artículos 5, 6, 11 y 12 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal.

Se refiere este motivo a la desestimación de las acciones declarativas y de condena ejercitadas, en la demanda, por la ahora recurrente, con fundamento en la Ley 3/1991. Dicha decisión se explica en la sentencia recurrida como consecuencia de haber calificado el Tribunal de apelación el comportamiento atribuido a la demandada como una invasión de la esfera de exclusión contenida en un derecho subjetivo sobre un bien inmaterial de la demandante - el modelo comunitario - y de no proceder una doble condena por los mismos comportamientos.

Sostiene la recurrente, en contra, que los actos que había imputado a Norteña, SL superaban el ámbito de la propiedad industrial y merecían ser calificados, también, como desleales, a la luz de la Ley 3/1991, tanto del artículo 11 - por imitación de las zapatillas por ella fabricadas -, como de los artículos 6 y 12 - por generación de riesgo de confusión y aprovechamiento de la reputación ajena, en el plano de los signos -.

OCTAVO. Las legislaciones sobre marcas y diseño - y otras a las que no se refiere el motivo - protegen derechos subjetivos sobre los correspondientes bienes inmateriales, dotados de una facultad de exclusión con alcance " erga omnes ".

La legislación sobre la competencia desleal no tiene esa misión, sino la de servir de instrumento de ordenación de conductas en el mercado.

Es cierto que la imitación de un producto o del signo que lo diferencia de otros puede perturbar el correcto funcionamiento de las leyes de la oferta y la demanda, al generar riesgo de error en los consumidores sobre el origen empresarial del primero y, consecuentemente, viciar la decisión de quien se dispone a adquirirlo; o implicar el aprovechamiento de la reputación ganada con su esfuerzo por un competidor.

También es cierto que esa conexión, entre unas y otras normas, puede justificar que las que tipifican ciertos actos concurrenciales como ilícitos entren en juego cuando la violación de las reglas por las que se rige el mercado sea el resultado de una invasión del ámbito objetivo de la facultad de exclusión reconocida al titular de un derecho sobre un bien inmaterial especialmente protegido.

Pero, para ello es necesario que los comportamientos imputados o las consecuencias derivadas de ellos no sean los mismos tomados en consideración para la protección de los repetidos derechos subjetivos.

De darse la identidad entre unos y otras la legislación a aplicar es, exclusivamente, la que de un modo específico se destina a tutelarlos.

Esa identidad concurría en el caso a que se refiere el recurso, como apuntó, en correcta valoración, el Tribunal de apelación en su sentencia.

El motivo se desestima.

[Ver: CENDOJ Base de Datos de Jurisprudencia]