Mercantil. Competencia desleal. Actos de imitación de la imagen corporartiva en el mercado de un grupo de sociedades. Se desestima. Relación entre la legislación sobre marcas y competencia desleal.

Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de junio de 2011. (890)

PRIMERO. Citigroup Inc. y Citibank, NA - junto con sus dos sociedades filiales en España - alegaron en la demanda que la segunda tenía la condición de titular de tres marcas comunitarias y, además, que el grupo "Citibank" era identificado en el mercado por determinados símbolos notoriamente conocidos.

Con ese fundamento ejercitaron acciones (1º) de declaración de la nulidad de los registros de diversas marcas españolas, obtenidos por las demandadas - Consultores Inmobiliarios y Financieros de Tarragona, SL y Finanfacil, SL -, con fundamento en la afirmada violación de las prohibiciones relativas de registro previstas en los artículos 6, apartados 1 y 2, letras b), y 8, apartado 1, de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre; (2º) de indemnización de daños por la violación de los derechos sobre las marcas comunitarias de Citibank, NA, con fundamento en los artículos 14, apartado 1, del Reglamento (CE) 40/94, del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, 41, 42, 43 y 44 de la antes citada Ley; y (3º) de declaración y de condena por la comisión por las demandadas de actos de competencia desleal, al imitar y aprovecharse de la reputación de los signos que diferenciaban en el mercado al grupo formado por las demandantes, con apoyo en los artículos 5, 6, 11 y 12 de la Ley 3/1991, de 10 de enero - en su redacción inicial -.

Todas las referidas acciones fueron desestimadas en las dos instancias.

Los consiguientes recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación, interpuestos por las demandantes, sólo se refieren al pronunciamiento de la Audiencia Provincial relativo a los actos de competencia desleal.

(...)

CUARTO. En el único motivo de su recurso de casación denuncian Citigroup Inc, Citibank, NA, Citibank España, SA y Citifin, SA, la infracción de los artículos 6, 11 y 12 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal.

Tras afirmar la necesidad de distinguir entre la imagen corporativa y las marcas y destacar la posibilidad de concurrencia de las acciones por infracciones marcarias y concurrenciales, alegan - con apoyo en las semejanzas y aproximaciones señaladas en el dictamen pericial antes mencionado - que la conducta de las sociedades demandadas, al imitar los elementos que definen la presentación comercial del grupo empresarial Citibank, daban vida a las infracciones descritas en los artículos antes citados.

QUINTO. La decisión del recurso, planteado en esos términos, exige partir de ciertas precisiones, resultantes de la interpretación de los preceptos citados por las recurrentes y del régimen de su concurrencia con la legislación sobre marcas.

1. El artículo 6 de la Ley 3/1991 trata de proteger la decisión del consumidor, ante el peligro de que sufra error al tomar su decisión en el mercado sobre el establecimiento que visita, la empresa con la que se relaciona o los productos o servicios objeto de su interés, como consecuencia de la apropiación, la aproximación o la imitación de sus medios de identificación - sentencia de 20 de mayo de 2.010 -.

También se refiere a las creaciones formales, bien que reputadas, el artículo 12 - sentencia de 19 de mayo de 2.008 -.

Por el contrario, el apartado 2 del artículo 11 de la misma Ley describe como desleal la imitación de las prestaciones ajenas, entendidas en el sentido de creaciones materiales - sentencias de 11 de mayo de 2.004, 7 de julio de 2.006 y 4 de marzo de 2.010 -.

Ello supuesto, en la demanda y en el recurso las actoras afirmaron que las demandadas habían generado riesgo de confusión y provocado un aprovechamiento indebido de su reputación en el mercado relevante, pero no señalaron como objeto de una y otro los servicios que prestan, sino los signos que distinguen, a éstos y a ellas mismas, en el mercado.

Como consecuencia, procede rechazar la denuncia de la infracción consistente en la falta de aplicación en la instancia del mencionado artículo 11.

2. La Ley 3/1.991 no tiene, sin embargo, por misión directa proteger los derechos de exclusiva sobre los signos registrados, sino la de servir de instrumento de ordenación de conductas en el mercado - sentencia de 4 de marzo de 2.010 -. Por ello, aunque los puntos de contacto entre la legislación sobre competencia desleal y sobre marcas son numerosos y variados, cuando se denuncia la infracción de un signo protegido por la segunda - por generar el uso del infractor un riesgo de confusión o por establecer una conexión entre los productos o servicios o dar lugar a un aprovechamiento indebido o menoscabar el carácter distintivo o la notoriedad o renombre del prioritario, en sus respectivos casos - ha de ser la segunda la aplicable.

Como consecuencia, la afirmación de las recurrentes de que su imagen corporativa es imitada por las demandadas, no puede ser entendida como una referencia a la imitación de sus signos comunitarios registrados - negada, además, en la instancia, como se dijo, en decisión no recurrida -, sino a algo distinto: según las propias recurrentes, el arco rojo en combinación con el fondo blanco y azul, que constituyen la imagen del grupo en el mercado.

Por otro lado, para que la aproximación o la imitación de la imagen corporativa de las demandantes afecte negativamente al funcionamiento del mercado, es necesario que aquella tenga una suficiente implantación entre los consumidores de los servicios, pues, en otro caso, el riesgo de confusión o el aprovechamiento de la reputación no son imaginables.

Ello supuesto, la sentencia recurrida - en la que se niega que " la actuación de la demandada [...] resulte idónea para crear confusión con la actividad, prestaciones o establecimientos ajenos [...] ni supone aprovechamiento indebido de las ventajas adquiridas en el mercado por la demandantes " - no contiene, en la declaración de hechos probados, ninguna afirmación de la implantación en el mercado, no de las marcas de Citibank NA, sino del arco de color rojo y el fondo azul de distintos tonos como instrumento de identificación del grupo en el que las recurrentes se integran.

Finalmente, el dictamen pericial sobre el que las recurrentes denunciaron la falta de motivación, no permite considerar ese dato demostrado, lo que constituye un impedimento para la estimación de la acción por los actos de competencia desleal descritos en los artículos 6 y 12 de la Ley 3/1991.

Lo que determina, ahora, la desestimación del recurso.

[Ver: CENDOJ Base de Datos de Jurisprudencia]