Mercantil. Marcas. Caducidad de la marca por vulgarización.

Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de junio de 2014 (D. José Ramón Ferrándiz Gabriel).

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TERCERO. Desestimación del recurso de casación.

I.- El recurso de casación no abre una tercera instancia y no permite revisar la valoración de la prueba efectuada por el Tribunal de la segunda - sentencia 797/2011, de 18 de noviembre, entre otras muchas -.

Antes bien - como precisaron, entre otras muchas, las sentencias 532/2008, de 18 de julio, 142/2010, de 22 de marzo, y 153/2.010, de 16 de marzo -, cumple la función de contrastar la correcta aplicación del ordenamiento sustantivo a la cuestión de hecho, pero no a la reconstruida por el recurrente, sino a la que se hubiera declarado probada en la sentencia recurrida, como resultado de la valoración por el Tribunal que la dictó de los medios de prueba practicados.

Ciertamente - recuerda la sentencia 532/2011, de 18 de julio - que, para comprobar si ha sido correcta la aplicación del derecho sustantivo a los hechos probados, ha de tenerse en cuenta que éstos constituyen el supuesto de las normas jurídicas que a ellos se aplican, de modo que, además de reconstruidos o fijados mediante la prueba, tienen que ser puestos en relación con la norma que les vincula la consecuencia jurídica, con el fin de identificar su significación desde ese punto de vista y, por lo tanto, de determinar si reúnen o no las notas que los convierten en relevantes. Lo que implica la aplicación de juicios de valor de esencia normativa, cuya corrección está sometida al control que permite la casación.

II.- Conforme a los artículos 12, apartado 2, letra a), de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008 y 55, apartado 1, letra d), de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, para que tenga lugar la caducidad de la marca por vulgarización, es necesario, además de que el signo se hubiera convertido en el comercio en la designación usual del tipo a que pertenece el producto o servicio para el que fue registrado, que ello haya sido como consecuencia de la propia conducta, activa o pasiva, del titular.

En la sentencia recurrida se ha negado, cuanto menos, la concurrencia del mencionado elemento subjetivo. En efecto, el Tribunal de apelación declaró probado que el titular de la marca, en el momento en que detectó los primeros intentos de vulgarización de la misma - imputados al actor reconvencional, que utilizó el término " oropesinas " como componente de otra, registrada a su favor - le requirió de inmediato para que cesara en su actuación, ejercitó en su contra la correspondiente acción para imponérselo y, en definitiva, hizo lo pertinente a su alcance para evitar la causa de caducidad de que se trata.

Y no cabe entender que tal afirmación - en buena medida apoyada en la valoración de la prueba - derivó de juicios de valor inadecuados que hubieran llevaron a una subsunción indebida del supuesto probado bajo la norma que en el motivo se dice infringida.

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 27 de abril de 2006 (C-145/2005) - tras destacar que el artículo 12, apartado 2, letra a), de la Directiva 89/104 persigue " el equilibrio entre los intereses del titular de una marca y los intereses de sus competidores vinculados a la disponibilidad de los signos ", por haber entendido el legislador " que únicamente puede esgrimirse la pérdida del carácter distintivo de dicha marca ante el titular cuando esa pérdida se deba a su actividad o a su inactividad " y que " en tanto no se den esas circunstancias y, particularmente, cuando la pérdida del carácter distintivo esté ligada a la actividad de un tercero que usa un signo contrario a la marca, ésta debe seguir gozando de protección " - precisó que " la inactividad puede consistir en que el titular de una marca no haya invocado en tiempo oportuno dicho artículo 5 con el fin de solicitar a la autoridad competente que prohibiera a los terceros interesados el uso de un signo que podía confundirse con dicha marca, puesto que el objetivo de esta solicitud es precisamente proteger el carácter distintivo de ésta " .