Mercantil. Marcas. Caducidad por falta de uso. Caducidad parcial.

Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de julio de 2013 (D. JOSE RAMON FERRANDIZ GABRIEL).

PRIMERO. Resumen de los antecedentes.

La sociedad mejicana Maestro Tequilero, SA, dedicada a comerciar con tequila y productos derivados de él, alegó en la demanda que le había sido denegado el registro de tres marcas comunitarias denominativas - " Maestro ", " Del Maestro " y " Reserva del Maestro " -, con las que pretendía distinguir productos de las clases 32 y 33 del nomenclátor internacional, a causa de la oposición formulada por Destilerías Carthago, SAL, como titular de la marca española denominativa, " Maestro ", registrada, con el número 900 923, para distinguir " vinos, espirituosos y licores ", dentro de la clase 33 de productos del citado catálogo.

En el suplico de dicho escrito Maestro Tequilero, SA pretendió la declaración de que la referida marca española de Destilerías Carthago, SAL había caducado por no haber sido usada en los términos exigidos por el artículo 39 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, excepto para distinguir productos consistentes en orujo y aguardiente de orujo.

La acción declarativa de la caducidad, ejercitada por Maestro Tequilero, SA con apoyo en la norma del artículo 55, apartado 1, letra c), de la citada Ley, fue desestimada en las dos instancias, por las razones que seguidamente exponemos, previamente a entrar en el examen de los tres motivos del recurso de casación interpuesto por la sociedad demandante contra la sentencia de segundo grado.

SEGUNDO. Argumentos de la desestimación de la acción de caducidad en la segunda instancia.

En la sentencia recurrida se dio por supuesto - expresamente, en el fundamento de derecho segundo - que la norma del apartado 4 del artículo 4 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre - según la cual el uso de una marca para un producto o servicio determinado sirve para acreditar el uso de productos o servicios de la misma clase del nomenclátor internacional o de productos o servicios similares o en relación con los cuales la utilización de la misma marca por un tercero podría lugar a riesgo de asociación por los consumidores respecto del origen de unos y otros - había sido derogada por la Ley17/2001, aplicable al litigio. Pero de la lectura de dicha resolución resulta que en ella - también expresamente, en el fundamento de derecho tercero - se elevó a " ratio " de la decisión desestimatoria de la pretensión declarativa de la caducidad parcial de la marca española número 900 923, pese a que había sido registrada para " vinos, espirituosos y licores " y se había probado que sólo había sido usada para " orujo y aguardiente de orujo ", la circunstancia de que estos productos y el " tequila " - al que se referían las rechazadas solicitudes de marcas comunitarias formuladas por Maestro Tequilero, SA - fueran productos de la misma clase o tipo, lo que, unido a la identidad o semejanza de los respectivos signos, generaba riesgo de confusión.

TERCERO. Enunciado y fundamentos de los dos primeros motivos del recurso de casación.

Examinamos conjuntamente ambos motivos porque en ellos se plantea la misma cuestión, desde dos puntos de vista, y se indican como infringidas, prácticamente, las mismas normas.

I. En el primero de los motivos denuncia Maestro Tequilero, SA la infracción de los artículos 39, apartados 1 y 2, 55, apartado 1, letra c), y 60 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, en relación con los artículos 10, apartados 1 y 2, 12, apartado 1, y 13 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988 - redacción vigente cuando la demanda fue interpuesta -.

Se refiere la recurrente a la decisión desestimatoria de su pretensión de declaración de caducidad, por falta de uso, de la marca española 900 923, respecto de todos los productos para los que había sido concedida - " vinos, espirituosos y licores " -, con excepción de aquellos para los que había sido efectivamente usada - " orujo y aguardiente de orujo " -.

Alega que lo que había hecho el Tribunal de apelación no era otra cosa que aplicar el mismo sistema expansivo del uso que establecía la derogada norma del apartado 4 del artículo 4 de la Ley 32/1988, sin tener en cuenta el cambio que significó en la regulación de la materia el artículo 60 de la Ley 17/2001, ya en armonía con el 13 de la Directiva 89/104/CEE.

II. En el segundo motivo denuncia Maestro Tequilero, SA la infracción de los artículos 39, apartado 1, 55, apartado 1, letra c), y 60 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, también en relación con los artículos 10, apartados 1 y 2, 12, apartado 1, y 13 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988.

Alega la recurrente, en relación con el mismo pronunciamiento, que el Tribunal de apelación, al haber decidido el conflicto tomando en consideración la existencia de un riesgo de confusión entre la solicitud de marcas comunitarias que, en su día, ella había formulado y el registro de la marca española número 900 923 a nombre de Destilerías Carthago, SAL, había introducido en el enjuiciamiento sobre la caducidad por desuso un elemento extraño, el cual debería valorar previamente la oficina registradora, a la luz de las normas que establecen las prohibiciones relativas de registro.

CUARTO. Estimación de los dos motivos.

I. Realmente, como alega la recurrente, el Tribunal de apelación, al decidir cómo lo hizo, extendió los efectos del llamado uso parcial a productos semejantes a aquellos para los que la marca número 900 923 había sido efectivamente utilizada.

En definitiva, no tuvo en cuenta dicho Tribunal que el permisivo sistema establecido en el artículo 4, apartado 4, de la Ley32/1988 - cuyas dificultades de interpretación sistemática con el artículo 54 de la misma Ley y, especialmente, con los artículos 10, 12 y 13 de la Directiva 89/104/CEE, habían puesto de relieve las sentencias 634/2002, de 24 de junio, 288/2010, de 10 de mayo, y 819/2005, de 26 de octubre - quedó sustituido por el más beneficioso para un funcionamiento concurrencial del mercado y más conforme con la normativa comunitaria que había sancionado la Ley 17/2001 - artículos 39, apartado 1, 41, apartado 2, 52, apartado 3, 55, apartado 1, letra c), y 60 -, según el que la declaración de caducidad por desuso alcanza, sin excepción, a todos los productos o servicios que no hubieran sido efectivamente usados por la titular o por un tercero con su consentimiento.

II. Por otro lado, al haber negado la declaración de caducidad parcial, pretendida en la demanda, por la aplicación de criterios establecidos para determinar la concurrencia de los motivos de denegación relativa de registro - esto es, el riesgo de confusión entre el signo registrado a nombre de la demandada y los que la demandante había pretendido registrar -, el Tribunal de apelación convirtió en determinante de su decisión un enjuiciamiento que, como resulta de lo expuesto, no le había sido pedido.

QUINTO. Los efectos del uso parcial de la marca. Una cuestión no tratada - mucho menos expresamente - en la sentencia recurrida es la relativa a la determinación de los productos a los que se ha de extender la caducidad del registro de la marca 900 923, a la vista del uso parcial que se ha declarado demostrado. Nos referimos a la identificación del alcance objetivo de la caducidad, tomando en consideración, por un lado, los productos para los que aquella había sido registrada y, por otro, el uso real y efectivo que de la misma hizo su titular - no el riesgo de confusión entre dicho signo y los solicitados por la demandante, que, según se entiende, fue el punto de vista adoptado en las sentencias de las dos instancias -.

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 19 de junio de 2012 (C-307/2010) - en aplicación de la Directiva2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas - destacó la importancia de la claridad y precisión en la identificación de los productos o servicios para los que se registra, y protege, la marca, a partir de la necesidad de tomar en consideración la función que ésta cumple - (36) " según se precisa en el considerando 11 de la Directiva 2008/95, la protección conferida por la marca tiene como fin primordial garantizar la función de origen de ésta, a saber, garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o servicio que con ella se designa, permitiéndole distinguir sin confusión posible dicho producto o servicio de los que tienen otra procedencia " - y, por ello, la relación que existe entre la misma y los productos o servicios para los que se solicitó.

Como se ha dicho, destaca dicha sentencia la importancia de la claridad y la precisión en la identificación de los productos o servicios a distinguir, puesto que, (38) aunque " ninguna disposición de la Directiva 2008/95 regula directamente la cuestión de la identificación de los productos y los servicios incluidos ", (39) " esa constatación no basta sin embargo para concluir que la determinación de los productos y los servicios a efectos del registro de una marca nacional sea una cuestión ajena al ámbito de aplicación de la Directiva ", dado que la correcta fijación de la naturaleza y contenido de aquellos se enmarca en los requisitos materiales de adquisición del derecho conferido por la marca, los cuales están sujetos (41) " en todos los Estados miembros, a las mismas condiciones ".

Precisó el referido Tribunal (42) que, " en lo que atañe a la exigencia de claridad y de precisión para la identificación de los productos y los servicios comprendidos en una solicitud de registro de un signo como marca, es preciso observar que la aplicación de algunas disposiciones de la Directiva [...] depende en alto grado de la cuestión de si los productos o los servicios abarcados por una marca registrada se indican con suficiente claridad y precisión ". Se busca, al fin, facilitar la correcta aplicación de las normas reguladoras, sin limitar significativamente la protección concedida a la marca, pero, también, sin olvidar (46) (47) que la finalidad de su inscripción en un registro público es que resulte accesible a las autoridades competentes - que deben conocer los productos y los servicios abarcados por ella - y al público, en particular, a los operadores económicos - que han de " estar en condiciones de verificar con claridad y precisión las inscripciones practicadas en el registro o las solicitudes de registro presentadas por sus competidores actuales o potenciales, así como de tener acceso, de este modo, a información pertinente sobre los derechos de terceros " -.

Igualmente declaró en la misma sentencia (50, 51, 52 y 53), sobre la utilización de las indicaciones generales de los títulos de clases de la Clasificación de Niza, que, aunque la Directiva no contiene ninguna referencia a ésta " y, por consiguiente, no impone ninguna obligación ni prohibición de que los Estados miembros la utilicen a efectos del registro de las marcas nacionales [...] ", tampoco se " opone a que las autoridades nacionales competentes exijan o permitan que el solicitante de una marca nacional identifique los productos y los servicios para los que solicita la protección conferida por la marca utilizando la Clasificación de Niza ", tomando en consideración que tal " identificación debe ajustarse a las exigencias de claridad y precisión que requiere esa Directiva ". Lo que impone tener en cuenta (54) que " algunas de las indicaciones generales que figuran en los títulos de clases de la clasificación de Niza son en sí mismas suficientemente claras y precisas para permitir que las autoridades competentes y los operadores económicos determinen la amplitud de la protección conferida por la marca, mientras que otras no se ajustan a esa exigencia porque son demasiado generales y abarcan productos o servicios demasiado diversos para ser compatibles con la función de origen de la marca ".

Concluyó el Tribunal afirmando (55) que " incumbe a las autoridades competentes llevar a cabo una apreciación específica de cada caso, en función de los productos o servicios para los que el solicitante insta la protección conferida por la marca, con objeto de determinar si esas indicaciones se ajustan a las exigencias de claridad y precisión requeridas ", teniendo en cuenta que cabe una " utilización de las indicaciones generales de los títulos de clases de la Clasificación de Niza a fin de identificar los productos y servicios para los que se solicita la protección de la marca ", pero " siempre que esa identificación sea suficientemente clara y precisa, de modo que permita a las autoridades competentes y los operadores económicos determinar la amplitud de la protección solicitada ".

Conforme a las referidas y justificadas exigencias de claridad y precisión y a la significación de acto concluyente, que tiene el uso llevado a cabo por Destilerías Carthago, SAL de la marca " Maestro " sólo para determinados productos, en cuanto expresión de una inequívoca voluntad al respecto, procede no sólo casar la sentencia recurrida, sino también estimar la petición principal deducida en la demanda - con declaración de la caducidad por desuso de la marca número 900 923 excepto para " licores de orujo y aguardiente de orujo " -, por cuanto el criterio literal o estricto que, de hecho, se sigue no merece, en el caso, corrección alguna ante la ausencia de toda prueba de que, en la concepción del público destinatario, los productos efectivamente designados con el uso del litigioso signo formen parte de una misma especie, clase o grupo, con sustantividad bastante a estos efectos, con todos aquellos para los que fue registrado.

SEXTO. Enunciado, fundamento y desestimación del tercer motivo del recurso.

Denuncia Maestro Tequilero, SA la infracción del artículo 59, letra a), en relación con el artículo 12, apartado 1, letra a), ambos de la Ley17/2001, de 7 de diciembre, de marcas.

Se refiere la recurrente a la decisión desestimatoria de la pretensión que había deducido en el apartado tercero del suplico de su demanda, como consecuencia de haberle negado el Tribunal de apelación legitimación para reclamar la caducidad de la marca número 900 923 en relación, en último término, con el producto " vino ".

El motivo se desestima por cuanto la pretensión referida en él se dedujo sólo para el caso de que no fueran estimadas las dos primeras y ya se ha indicado tal condición negativa no se ha cumplido, al ser acogida la principal - respecto de la que no se negó la legitimación de la demandante, ya desde la sentencia de la primera instancia -.