Mercantil. Patentes. Doctrina sobre los efectos de las patentes europeas de productos químicos y farmacéuticos en España.

Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de diciembre de 2012 (D. JOSE RAMON FERRANDIZ GABRIEL).

QUINTO. Resumen de la doctrina sobre los efectos de las patentes europeas de productos químicos y farmacéuticos en España.

Al tratarse de un antecedente lógico del enjuiciamiento sobre la acción de violación ejercitada en la demanda - aceptado en los términos que siguen por los órganos judiciales de las dos instancias, pero negado por las demandadas a lo largo del proceso -, reproducimos, en lo pertinente, la argumentación que, sobre el referido tema, contienen las sentencias 399/2011, de 10 de mayo, y 631/2012, de 26 de octubre, en relación con las consecuencias que, en la materia enunciada, produjo la vigencia en España del Acuerdo ADPIC.

I. Mientras estuvo en vigor el Estatuto de la propiedad industrial - Real Decreto Ley de 26 de julio de 1929, texto refundido aprobado por Real Orden de 30 de abril de 1930 y ratificado con fuerza de Ley por la de 16 de septiembre de 1931 -, de sus artículos 46 y 48 y del artículo único del Decreto 241/1962, de 20 de septiembre, no cabía registrar como patentes los productos farmacéuticos, aunque sí las invenciones sobre procedimientos para obtenerlos.

II. Esa prohibición no regía, sin embargo, en el CPE, por más que su artículo 167, bajo el epígrafe "reservas", permitiese a los Estados contratantes - apartado 1 - formular reserva, " en el momento de la firma o del depósito de su instrumento de ratificación o de adhesión ", en el sentido de que - apartado 2, letra a) - " las patentes europeas, en la medida en que confieran protección a productos [...] farmacéuticos [...], no surtirán efecto o podrán ser anuladas conforme a las disposiciones en vigor para las patentes nacionales ", - apartado 3 - durante un plazo determinado, si bien - apartado 5, al final - "[l]os efectos de esta reserva subsistirán toda la duración de esas patentes ".

III. Al adherirse a las Comunidades Europeas - Tratado de 12 de junio de 1985, Instrumento de ratificación de 20 de septiembre de 1985 -, el Reino de España se comprometió a hacerlo también al referido CPE, " dentro de los plazos señalados para poder invocar, sólo para los productos químicos y farmacéuticos, las disposiciones del artículo 167 ". Lo que, efectivamente, hizo por Instrumento de 10 de julio de 1986 - Boletín Oficial del Estado de 30 de septiembre de 1986 -, en los siguientes términos: "[c] onforme a lo previsto en el artículo 167, 2, a), las Patentes Europeas, en la medida en que confieran protección a productos químicos o farmacéuticos como tales, no surtirán ningún efecto en España".

IV. La LP, en su disposición transitoria primera, apartado 1, una vez fijado definitivamente el plazo de vigencia de la reserva, estableció que " no serán patentables las invenciones de productos químicos y farmacéuticos antes del siete de octubre de mil novecientos noventa y dos ".

Lo propio hizo, para las patentes europeas en las que hubiera sido designada España como país de protección, la disposición transitoria del Real Decreto 2424/1986 - a cuyo tenor, " [e]n virtud de la reserva temporal hecha en el momento del depósito del Instrumento de Adhesión de España al Convenio de Múnich sobre la concesión de patente europea de 5 de octubre de 1973, y de acuerdo con lo previsto en el art. 167, apartado 2, del Convenio, las patentes europeas que designen a España no producirán ningún efecto en España en la medida en que confieran protección a productos químicos y farmacéuticos y mientras dicha reserva esté en vigor "-.

A la vista de ese conjunto normativo habría que entender que, como la patente europea EP 0 253 310 - validada en España como ES 2 063734 - fue solicitada en tiempo de vigencia de la prohibición, las reivindicaciones de producto farmacéutico que amparaba no podían producir efectos en nuestro país, durante toda su duración. V. El artículo 27 del Acuerdo ADPIC, de 15 de abril de 1.994 - con vigencia en España el veinticinco de enero de mil novecientos noventa y cinco, pese a lo dispuesto en el apartado 1 de su artículo 65, por ser el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado: artículos 96, apartado 1, de la Constitución Españolay 1, apartado 5, del Código Civil - introdujo un cambio sustancial en la regulación de la materia, ya que estableció que, " [s]in perjuicio de lo dispuesto en los párrafos segundo y tercero, las patentes podrán obtenerse por todas las invenciones, sean de producto o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología [...] ".

El artículo 70 del mismo Acuerdo, bajo el epígrafe " protección de la materia existente ", distinguió entre " actos realizados antes de la fecha de la aplicación del Acuerdo " y " materia existente " en dicha fecha, para seguidamente establecer, respecto de aquellos - apartado 1 -, que " [e]l presente Acuerdo no genera obligaciones " a los Estados contratantes; mientras que, respecto de la materia existente sí lo hacía - apartado 2 -.

VI. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en la sentencia de 11 de septiembre de 2007 (C-431/2005), como había hecho en ocasiones anteriores, recordó que el Acuerdo ADPIC fue firmado por la Comunidad y sus Estados miembros, en virtud de una competencia compartida, de modo que (31) sus " disposiciones [...] forman parte desde ese momento del ordenamiento jurídico comunitario " -. Si bien estableció una distinción (34 y 35) entre el ámbito en el que la Comunidad no había aún legislado y aquél en el que ya existía una normativa comunitaria.

Dicho Tribunal, en la sentencia de 14 de diciembre de 2000 (C-300 y 392/1998, 42), declaró, también con referencia al Acuerdo ADPIC, que " una disposición de un acuerdo celebrado por la Comunidadcon países terceros debe considerarse directamente aplicable cuando, a la vista del tenor, objeto y naturaleza del acuerdo, puede llegarse a la conclusión de que dicha disposición contiene una obligación clara, precisa e incondicional, que no se subordina, en su ejecución o en sus efectos, a la adopción de acto ulterior alguno ".

Como resulta de nuestra sentencia 309/2011, de 10 de mayo, el derecho subjetivo sobre la patente europea, ya concedida, entra en la categoría de " materia existente ", mientras que el registro de la invención lo hace en la de " actos realizados ".

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 16 de noviembre de 2004 (C-245/2002, 49) precisó que los Estados miembros están obligados, desde la fecha de aplicación del Acuerdo ADPIC, " a cumplir todas las obligaciones que resultan " de él " en relación con la ".

VII. En definitiva, siendo el artículo 27, apartado 1, del Acuerdo ADPIC - con el alcance que le otorga el apartado 2 del artículo 70 - norma, que, por reunir las condiciones precisas para ello, resultaba directamente aplicable por los Tribunales españoles, desde que tuvo vigencia en España - sentencia 309/2011, de 10 de mayo -, desde entonces produjo efectos sanadores sobre los derechos de que, en España, era titular Du Pont, en cuanto titular de la patente europea tantas veces mencionada.

Cuando resultó aplicable en España el Acuerdo ADPIC ya había vencido el plazo establecido en la disposición transitoria primera, apartado 1, de la LP y, por lo tanto, ya eran patentables en la OEPM las invenciones de productos farmacéuticos.

No hubo, por lo tanto, contradicción entre el Acuerdo y la Reserva, al haber agotado esta última su vigencia con anterioridad.

Si la había, por el contrario, entre los artículos 27, apartado 1 - en relación con el apartado 2 del artículo 70 - del Acuerdo, en cuanto obligaba a los Estados contratantes al inmediato reconocimiento de la mayor protección que atribuía a las patentes en vigor, con independencia que fueran de procedimiento o de producto, por un lado, y, por el otro, la norma contenida al final del apartado 5 del artículo 167 del CPE - antes mencionada -, que, para favorecer la mayor estabilidad en materia de invenciones, disponía que " los efectos de esta reserva subsistirán durante toda la duración de esas patentes".

No obstante, esa contradicción se salva - como señalamos en la repetida sentencia 309/2011, de 10 de mayo - con la aplicación preferente del Convenio posterior - el Acuerdo ADPIC -, conforme a la norma del artículo 30, apartado 3, de la Convención de Viena sobre el Derecho de Tratados, de 23 de mayo de 1969 - Instrumento de Adhesión de 2 de mayo de 1972, Boletín Oficial del Estado de 17 de junio de 1980 -.

En consecuencia, desde la entrada en vigor del Acuerdo ADPIC, el Estado español quedó obligado a reconocer la eficacia negada en la Reserva, a las reivindicaciones de producto farmacéutico que estuviesen incluidas en patentes solicitadas o concedidas conforme a la legislación anterior y que estuvieran vigentes todavía. Del mismo modo, quedó el Estado español obligado a posibilitar la protección mayor, admitiendo la modificación de solicitudes de protección pendientes en la fecha de aplicación del Acuerdo, con tal de que las mismas no incluyeran materia nueva.

SEXTO. La acción de condena a la indemnización de daños y perjuicios.

En las sentencias de ambas instancias se declaró probado - al final del fundamento de derecho segundo de la de apelación - que, al tiempo de la interposición de la demanda, Chemo Ibérica, SA fabricaba el producto Losartán y que Química Sintética, SA lo vendía, ambas sin consentimiento de la titular de la invención ni de su licenciataria.

Por otro lado, la sentencia de primera instancia declaró que la patente ES 2 063 734 había caducado con anterioridad, razón por la que desestimó la acción de condena de las demandadas a poner fin a los actos de violación del derecho sobre aquella.

Respecto de estos hechos no se ha planteado cuestión alguna, de modo que de ellos ha de partir el enjuiciamiento que nos ha sido requerido sobre el fundamento de la acción de indemnización, única sobre la que hay que decidir.

I. Aunque el supuesto no aparece exactamente regulado en los artículos 70, apartado 4, letra b), del CPE, 12, párrafo del Real Decreto 2424/1986, 54 de la LP, y 70, apartado 4, del Acuerdo ADPIC, es lo cierto que la interpretación de ellas - de las que la última es lex posterior -, permite aislar la regla imperativa de que los actos infractores de la patente, estando en vigor dicho Acuerdo, dan lugar, " como mínimo ", a una indemnización equitativa.

De conformidad con lo dispuesto en las normas de los apartados 1 y 2 del artículo 64 de la LP, las demandadas merecen ser consideradas infractoras de la invención registrada como ES 2 063 734, por haber ejecutado, sin consentimiento de la titular, los actos que en aquellas se describen. Chemo Ibérica, SA los de fabricación del producto Losartán y Química Sintética, SA, los de comercialización, esta con el componente culpabilista que se destaca en la sentencia del Juzgado de lo Mercantil, al negar la buena fe de dicha sociedad.

II. El periodo de tiempo en el que cabe hablar de infracciones lo fijó correctamente el órgano judicial de la primera instancia, al identificar como tal el comprendido entre el día de publicación de la revisión de la traducción, finalmente válida - el uno de junio de dos mil seis - y el de caducidad de la patente por expiración del plazo para el que fue concedida - el ocho de julio de dos mil siete-.

La significación de la primera fecha resulta de que el trámite de revisión de la traducción hubiera sido el utilizado para introducir en el registro español las reivindicaciones de producto de la patente EP 0 253 310 no validadas inicialmente; y, ello supuesto, de que el artículo 12, párrafo primero, del Real Decreto 2424/1986 disponga que ninguna revisión " adquirirá efecto hasta que [...] sea publicada en el Registro de la Propiedad Industrial ".

La significación de la segunda fecha resulta de la aplicación de las normas de los artículos 49 y 116, apartado 1, letra a), de la LP.

III. Los términos que se utilizan en el artículo 70, apartado 4, del Acuerdo ADPIC son los de "remuneración equitativa ", no los de indemnización de daños, lo que no puede significar más que, en consideración a las particulares circunstancias que concurren en la infracciones sobrevenidas, una llamada a la moderación - " aequitas est, quae iure remittit " (la equidad mitiga el derecho) - de las consecuencias rigurosas que derivarían del régimen indemnizatorio estricto - "strictum ius " -, con tal recurso a la equidad, en el sentido de justo equilibrio.

El Tribunal de la primera instancia, aunque tuvo en cuenta la norma del Acuerdo ADPIC, condenó a las demandadas a una propia e integral indemnización de daños y perjuicios, de conformidad con las reglas generales contenidas en la legislación de patentes.

Nuestra decisión debe adecuarse a lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 70 del Acuerdo ADPIC y de los distintos criterios susceptibles de ser aplicados para determinar la remuneración prevista en dicha norma, resulta adecuado a las particularidades del caso y, por lo tanto, equitativo, el consistente en imponer a las demandadas, solidariamente, el pago de la contraprestación que hubieran debido abonar a la titular de la patente por la concesión de una licencia que les hubiera permitido llevar a cabo la explotación del producto Losartán conforme a derecho, durante el plazo antes señalado. Se trata, al fin, de una remuneración con equitativas funciones, propias de una " condictio " por intromisión.

En esos términos, además de en los declarativos previos que los condicionan, procede estimar la demanda.