Mercantil. Marcas. Acción de nulidad de marca por entender que el signo presenta riesgo de confusión con marca internacional.

Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de diciembre de 2012 (D. JOSE RAMON FERRANDIZ GABRIEL).

TERCERO. Enunciado y fundamentos del único motivo.

I. En su escrito de demanda Mistral SpA pretendió la declaración de la nulidad de la marca española número 2 601 487, de la que es titular Eurofiel Confección, SA. Alegó, como causa, la infracción de la prohibición relativa de registro prevista en la norma de la letra b) del apartado 1 del artículo 6, en relación con la del mismo apartado del artículo 52, ambos de la Ley 17/2001. Dicha pretensión fue estimada en la primera instancia y desestimada en la segunda y ahora viene a ser defendida por medio del recurso de casación, con el evidente propósito de evitar que el registro de la imagen de una perdiz volando - dentro de un cuadrado de color oscuro - pueda significar un impedimento para el éxito de la acción de violación de la marca número 472 666, cuestionada de contrario.

El Tribunal de apelación entendió que no había riesgo de confusión entre los dos signos - el registrado a nombre de la demandante y el uso por las demandadas -, dadas las diferencias que, en el plano gráfico, entre ellos existían.

II. Mistral SpA en el único motivo de su recurso de casación denuncia la infracción de la norma del artículo 6, apartado 1, letra b), de la Ley 17/2001, con el argumento de que el Tribunal de apelación no había dado la necesaria relevancia a tres de las pautas o criterios a de considerar para poder afirmar o negar el riesgo de confusión:

1º.- La impresión de conjunto producida por el signo, teniendo en cuenta el grado de similitud - gráfica, fonética o conceptual - entre los confrontados y, en particular, aquellos elementos del conjunto que cumplen en ellos un papel dominante.

2º.- La determinación del riesgo de confusión desde una visión global, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes, incluyendo el carácter distintivo y la notoriedad del signo prioritario.

3º.- La interdependencia existente entre la similitud de las marcas y la de los productos o servicios para los que hubieran sido registradas.

Apoya Mistral SpA el motivo en la doctrina sentada en las sentencias del Tribunal Supremo 169/1995, de 6 de marzo, 335/2004, de 10 de mayo, 806/2006, de 28 de julio, 838/2008, de 6 de octubre, 225/2009, de 30 de marzo, 569/2009, de 22 de julio, que reflejan la que, al respecto, ha fijado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que en ellas se citan.

CUARTO. Desestimación del motivo.

Como se expresó en las sentencias mencionadas por la recurrente, la determinación concreta del riesgo de confusión debe basarse en la impresión conjunta que cada una de las marcas confrontadas produzca en un consumidor medio de los productos o servicios para los que fueron concedidas - normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz -, teniendo en cuenta el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual y, en particular, aquellos elementos distintivos que merezcan la consideración de dominantes, así como, en general, todos los factores del supuesto que resulten pertinentes, entre los cuales suele existir una cierta dependencia - en concreto, un bajo grado de similitud entre los productos o servicios puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre los signos y a la inversa-. Sin embargo, siendo plenamente correcto el apoyo del motivo, carece de fundamento la alegación, base del mismo, de que el Tribunal de apelación no tuvo en cuenta la mencionada doctrina sobre criterios o pautas de determinación del riesgo de confusión, pues no sólo la mencionó expresamente, sino que la aplicó de modo correcto al caso.

Al fin, las diferencias - puestas de manifiesto en el segundo de los fundamentos jurídicos de la sentencia recurrida - que existen entre las dos marcas confrontadas, puramente gráficas -, extrañas a la generación de representaciones conceptuales que no sean las que directamente expresen - y, en definitiva, entre las figuras de un pato y una perdiz, aunque los dos animales aparezcan volando, no permiten llegar a otra conclusión que no sea - en aplicación de los criterios que la recurrente, con precisión, señala en el motivo - la de entender que el impacto visual global que han de producir en sus respectivos destinatarios excluye toda posibilidad jurídicamente relevante del riesgo de confusión definido en el derecho de marcas.

(...)

OCTAVO. Enunciado y fundamento de los dos motivos.

I. En el primero de los motivos, acumulando de nuevo normas heterogéneas y temas diversos, Cortefiel, SA y Eurofiel Confecciones, SA denuncian la infracción de los artículos 34, apartado 1, y 39, apartado 2, letra a), ambos de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre.

Alegan que la infracción de la norma del artículo 34 - según la que el registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico - se había producido con la estimación de la acción de violación de la marca internacional de Mistral SpA, número 472 666, a consecuencia de haber entendido el Tribunal de apelación que el uso que ellas hacían de la imagen de una perdiz volando invadía el ámbito de exclusión reconocido a la titular de aquel otro signo.

Añaden que la infracción de la indicada norma del artículo 39 - conforme a la que constituye uso de la marca aquel que difiera en elementos que no alteren de manera significativa el carácter distintivo de la forma en que fue registrada - se produjo al declarar el Tribunal de apelación que el uso de la imagen de la perdiz volando sin el recuadro oscuro, con el que aparecía en el mundo tabular, no equivalía a la utilización de la marca número 2 601 487.

II. En el motivo segundo denuncian las demandadas la infracción del artículo 34, apartado 2, letra b), de la Ley 17/2001, que, al regular los derechos conferidos por la marca, establece que el titular de la registrada " podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico: [...] b) Cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca ".

Alegan las recurrentes que el Tribunal de apelación había efectuado una incorrecta aplicación del requisito de la semejanza entre los signos, además de atribuir a la demandante un perturbador monopolio sobre la imagen de un ave volando, siendo que no había reproducción exacta ni aproximada del animal y que son numerosas las marcas registradas que están constituidas por la imagen del mismo.

NOVENO. Razones que determinan la estimación del segundo de los motivos.

Alterando el orden propuesto por las recurrentes, examinamos en primer lugar el segundo de sus motivos, ya que encierra la esencia de la cuestión litigiosa, al extremo de que según cuál sea la decisión que sobre él se adopte, resultará innecesaria la decisión sobre el primero.

Procede recordar - como hicimos, entre otras, en la sentencia 569/2009, de 22 de julio - que una interpretación de la normativa española adecuada a la de la Unión Europea, tal como es entendida por el Tribunal de Justicia, lleva a considerar que los criterios imperantes en la materia son, básicamente, los que siguen: (a) el fin primordial de la marca es garantizar la función de identificación del origen empresarial de los productos o servicios para los que es registrada - sentencia de 29 de septiembre de 1.998, C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha c. Metro-Goldwyn-Mayer Inc. (15 y 28) -; (b) el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores que sean pertinentes, entre los cuales suele existir una cierta interdependencia - sentencia de 22 de junio de 2.000, C-425/98, Marca Mode CV c. Adidas AG y Adidas Benelux BV (40) -; (c) la determinación concreta del riesgo de confusión debe basarse en la impresión conjunta producida en un consumidor medio de la categoría de productos, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, teniendo en cuenta el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual, en particular, los elementos distintivos dominantes - sentencia de 22 de junio de 1.999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GMBH c. Klijsen Andel BV (25, 26 y 27) -; (d) el riesgo de confusión es tanto más elevado cuando mayor resulte ser el carácter distintivo de la marca anterior - sentencias de 11 de noviembre de 1.997, C-251/95, Sable BV c. Puma AG Rudolf Dassler Sport (24) y 29 de septiembre de 1.998, C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha c. Metro-Goldwyn- Mayer Inc. (18) -.

Establecido lo anterior, para decidir si han sido aplicados esos criterios correctamente, en el punto a que se refiere el motivo, es significativo que el Tribunal de apelación, con ocasión de confrontar las imágenes de la perdiz y el pato volando y de valorar el fundamento de la acción de nulidad de la marca número 2 601 487, hubiera llegado a la conclusión de que existen diferencias sustanciales entre los signos confrontados, en la cabeza, la cola y la disposición de las alas de las respectivas aves.

Como se expuso, las demandadas usan en las prendas de vestir que venden la imagen de la perdiz iniciando el vuelo, tal como aparece registrada, si bien sin el recuadro negro.

Pues bien, las diferencias antes destacadas, perfectamente establecidas por el Tribunal de apelación, en unas marcas que, como puramente gráficas, no están destinadas a provocar en el consumidor más reacción que la que sean capaz de generar las imágenes que las componen, unida a la ausencia de toda atribución a la número 472 666 de una especial fuerza distintiva ganada con el uso, llevan a entender escasamente relevante el elemento rectangular omitido en los productos, de conformidad con los criterios expuestos.

Lo que nos determina a estimar el motivo y a dejar sin efecto la declaración de la infracción a que el mismo se refiere.

El éxito de este motivo convierte en inútil, a los efectos del recurso, el examen del primero, dado que tanto si Cortefiel, SA y Eurofiel Confecciones, SA usaron la marca número 2 601 487 tal como fue registrada o en forma jurídicamente distinta, el uso no merece, por lo dicho, la calificación de infractor.