Mercantil. Marcas. Síntesis de la doctrina del agotamiento del derecho sobre la marca.

Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de octubre de 2012 (D. JOSE RAMON FERRANDIZ GABRIEL).

SÉPTIMO. Síntesis de la doctrina del agotamiento del derecho sobre la marca.

En la sentencia 965/2008, de 20 de octubre, expusimos un resumen de la doctrina del agotamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que, aunque sustancialmente referida al conocido como internacional, más que al comunitario, resulta punto de partida útil para la decisión del caso a decidir.

Señalamos en tal ocasión que " [e]l agotamiento del derecho sobre la marca española no se reguló expresamente por el Estatuto de la Propiedad Industrial y sí por el artículo 32, apartado 1, de la Ley 32/1988, [...] que generó dudas en su aplicación a consecuencia de haberse alejado en ciertos extremos del artículo 7, apartado 1, de la Directiva 89/104/CEE - defecto hoy corregido en el artículo 36, apartado 1, de la vigente Ley 17/2001, de 7 de diciembre -; [...] la Directiva 89/104/CEE contiene en los artículos 5 a7 una armonización completa de las normas relativas a los derechos conferidos por la marca - sentencias de 16 de julio de 1998, Silohuette International Schmied GmbH, C-355/96, 25; y 30 de noviembre de 2004, C-16/03, Peak Holding AB, C-16/03, 30 -; [...] la marca constituye un elemento esencial del sistema de competencia no falseado que el Tratado pretende establecer y en el que las empresas deben estar en condiciones de captar la clientela por la calidad de sus productos o de sus servicios, lo cual únicamente es posible merced a que existen signos distintivos que permiten identificarlos - sentencias de 17 de octubre de 1990, Hag, C-10/89, 13 -; [...] por consiguiente, la marca confiere al titular el derecho exclusivo a utilizarla para la primera comercialización de un producto y protegerlo, de este modo, contra los competidores que pretendan abusar de la posición y de la reputación de la marca vendiendo productos designados indebidamente con esta marca - sentencias de 23 de mayo de 1978, Hoffmann-La Roche, C-102/77, 7; 11 de noviembre de 1997, Frits Loendersloot c. G. Ballentine, C -349/95, 22; y 12 de octubre de 1999, Pharmacia & Upjohn, C-379/97, 15 -; [...] el titular de un derecho de marca protegido por la legislación de un Estado miembro no puede, de acuerdo con el artículo 7, apartado 1, de la Directiva, ampararse en su legislación para oponerse a la importación o a la comercialización de un producto que haya sido comercializado en el Espacio Económico Europeo por él mismo o con su consentimiento - sentencias de 31 de octubre de 1974, Winthrop, C-16/74, 7 a 11; 17 de octubre de 1990, HAG, C-10/89, 12; 11 de julio de 1996, Bristol-Myers Squibb, C-427/93, C-429/93 y C-436/93, 31; 11 de noviembre de 1997, Frits Loendersloot, C-349/95, 23; y 12 de octubre de 1999, Pharmacia & Upjohn, C-379/97, 13 -; [...] el concepto de comercialización en el Espacio Económico Europeo, utilizado en el artículo 7, apartado 1, de la Directiva, constituye un elemento que determina la extinción del derecho exclusivo del titular de la marca previsto en el artículo 5 de esta Directiva - sentencias de 8 de abril de 2003, Van Doren + Q, C-355/00, 34; y 30 de noviembre de 2004, C-16/03, Peak Holding AB, C-16/03, 31 -. Dicho concepto ha de recibir, por tanto, una interpretación uniforme en el ordenamiento jurídico comunitario - sentencia de 30 de noviembre de 2004, C-16/03, Peak Holding AB, C-16/03, 32 - ". OCTAVO. Razones que determinan las desestimación del motivo.

No hay duda de que la protección que, en los territorios de los respectivos Estados miembros, otorgan a las marcas nacionales los ordenamientos de cada uno, puede afectar a las condiciones de competencia y constituir un obstáculo para la libre circulación de los productos dentro del mercado único.

A ese conflicto entre protección de marca nacional y libre circulación de mercancías en el mercado único se refirió el Tribunal de Justicia de la Unión Europea - antes de la armonización de las legislaciones nacionales operada por la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988 - en las sentencias de 29 de febrero de 1968 (C-24/67) y 18 de febrero de 1971 (C- 40/70).

En la sentencia de 3 de julio de 1974 (C-192/73) el mismo Tribunal argumentó (11) que " el ejercicio del derecho de marca puede contribuir a la compartimentación de los mercados y, de esta forma, afectar negativamente a la libre circulación de las mercancías en los Estados miembros, tanto más cuanto que, a diferencia de otros derechos de propiedad industrial y comercial [...] no está sujeto a limitaciones temporales "; añadió (12) que " no puede admitirse que el titular de una marca invoque la exclusividad del derecho de marca que puede ser consecuencia de la limitación territorial de legislaciones nacionales con el fin de prohibir la comercialización, en un Estado miembro, de mercancías legalmente producidas en otro Estado miembro con una marca idéntica, que tenga el mismo origen ", pues una prohibición de tal naturaleza "estaría en contradicción con uno de los fines esenciales del Tratado, que tiende a la fusión de los mercados nacionales en un mercado único". Y concluyó afirmando que " el hecho de que en un Estado miembro se prohíba la comercialización de un producto legalmente designado con una marca en otro Estado miembro, por el único motivo de que en el primer Estado existe una marca idéntica, que tiene el mismo origen, es incompatible con las disposiciones que prevén la libre circulación de las mercancías dentro del mercado común ".

Esa doctrina - en la que, hay que decir, no se apoya el recurso -, basada en la significación del origen común de diversas marcas nacionales, fue objeto de reconsideración en la sentencia de 17 de octubre de 1990 (C-10/89). En ella el Tribunal de Justicia destacó, por un lado, la significación del derecho sobre la marca (13), como " elemento esencial del sistema de competencia no falseado que el Tratado pretende establecer y mantener ", por razón de que " las empresas deben estar en condiciones de captar la clientela por la calidad de sus productos o de sus servicios "; y, por otro lado, la relación existente entre los artículos 30 y 36, de los que el último " admite las prohibiciones y las restricciones a la importación justificadas por razones de protección de la propiedad industrial ", siempre que no constituyan " un medio de discriminación arbitraria ni una restricción encubierta del comercio entre los Estados miembros " (11).

En la misma sentencia concluyó el Tribunal afirmando que los artículos 30 y 36 " no impiden que una legislación nacional permita que una empresa, titular de una marca en un Estado miembro, se oponga a la importación, desde otro Estado miembro, de productos similares legalmente designados en este último Estado con una marca idéntica o que pueda crear confusión con la marca protegida, incluso en el supuesto de que la marca con la que se importan los productos controvertidos perteneciera inicialmente a una filial de la empresa que se opone a las importaciones y hubiera sido adquirida por una tercera empresa como consecuencia de la expropiación de la filial ".

La expuesta doctrina fue reiterada en la sentencia de 22 de junio de 1994 (C-9/93), en un supuesto en que los signos eran idénticos y los productos con ellos distinguidos diferentes, y en el que, además, aquellos habían sido objeto de fraccionamiento por acto voluntario del titular - cesión -.

Destacó el Tribunal en dicha ocasión la significación de que la protección de los derechos sobre las marcas nacionales fuera territorial, así como la independencia de los mismos, conforme al artículo 6, apartado 3, del Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de 20 de marzo de 1883.

Pues bien, es en la doctrina sentada en esta sentencia en la que apoyaron su decisión los Tribunales de las dos instancias.

También se basa en esa doctrina el recurso de casación, en el que la recurrente da por sentado, que el Tribunal de apelación no la siguió correctamente. Lo que no es cierto, por las razones que siguen.

Es un dato no cuestionado la identidad de las marcas, al igual que su voluntario fraccionamiento por cesiones efectuadas, en su día, por la titular única del signo " Gulf " a favor de entidades que, desde entonces, aparecen como titulares registrales de la misma en los distintos países.

La afirmación de que la demandante es una especie de licenciataria o filial de la sociedad titular de la marca holandesa - dato que sería útil para conocer si consintió la primera comercialización del producto en Holanda o si tuvo alguna facultad para determinar sobre qué productos podía estamparse la marca en el Estado de exportación o para controlar la calidad de los mismos - no sólo ha quedado huérfana de toda prueba, sino que ha sido negada por la propia recurrente en su principal escrito de alegaciones, en el que presentó a Sociedad Anónima Española de Lubricantes, SA como una competidora - integrada en otro grupo petrolero -.

La referencia a la cesión de la marca poca luz puede ofrecer en relación con el agotamiento del derecho, dado que, como precisa la referida sentencia de 22 de junio de 1994 (43), " [e]l consentimiento que implica toda cesión no es el que se exige para que se produzca el agotamiento del derecho ".

En fin, la conclusión a que llegó el Tribunal de apelación sobre la ausencia de los presupuestos del agotamiento comunitario es plenamente correcta.

Ello sentado, no se plantea en este caso la particular problemática del que fue resuelto por la repetida sentencia del Tribunal de Justicia, dado que los productos designados con las marcas son del mismo tipo - aunque, según la recurrente, los suyos tienen una mayor calidad -, razón por la que es evidente el riesgo de confusión, de conformidad con el artículo 34, apartado 2, letra a), de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre.

Por último la mención que el motivo hace a las normas sobre la caducidad de la marca por su vulgarización sobrevenida o por haberse convertido en signo engañoso - artículo 55, apartado 1, letras d) y e), de la Ley17/2001, de 7 de diciembre - no tienen otra explicación que la de permitir destacar la significación que en el régimen del repetido signo puede tener el comportamiento del titular, lo que carece de influencia en la decisión del recurso.

Lo mismo hay que decir sobre la referencia a la buena fe, mencionada en el motivo en cuanto estándar de buen comportamiento, y a su proyección sobre la prohibición de pretensiones contradictoras con los propios actos, dado que, como se expuso, la realidad presentada por las partes en sus escritos de alegaciones es la de una relación de competencia y no la afirmada en el recurso.