Mercantil. Propiedad Industrial. Patentes. Solicitud de indemnización de daños y perjuicios. Apreciación de la realidad del daño (pérdida sufrida y ganancia dejada de obtener), y de la aplicación de la doctrina "in re ipsa".

Sentencia del Tribunal Supremo de 31 de mayo de 2011. (884)

PRIMERO.- El objeto del proceso versa sobre propiedad industrial, y concretamente sobre patentes, habiendo quedado reducido el debate en casación a la pretensión de indemnización de daños y perjuicios, desestimada en la Sentencia de la Audiencia Provincial, y, en relación con dicho tema, a la interpretación y aplicación de los artículos 64 y 66 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes (en su redacción original).

Por la entidad mercantil ABBOT GmbH & CO.KG se dedujo demanda contra la también mercantil ROIG FARMA, S.A. en la que solicita: 1. Se declare que la importación e introducción en comercio del producto Monohidrato de Hidrocloruro de Sibutramina realizados por ROIG FARMA, S.A. constituye una infracción del derecho de exclusiva conferido por la Patente Europea EP 0230742. 2. Se condene a ROIG FARMA, SA a cesar de inmediato en la violación de la Patente Europea EP 0230742 y, en particular, a abstenerse de importar y comercializar en el futuro el producto Monohidrato de Hidrocloruro de Sibutramina producido mediante el procedimiento objeto de la Patente Europea EP 0230742. 3. Se ordene el embargo y destrucción del producto Monohidrato de Hidrocloruro de Sibutramina que actualmente se encuentre en poder de ROIG FARMA, S.A. así como de toda clase de folletos, catálogos, listas de precios, material publicitario o promocional e impresos en general que se refieran al producto Monohidrato de Hidrocloruro de Sibutramina, así como de todos los elementos que sirvan para su comercialización y venta. 4. Se condene a ROIG FARMA, S.A. a indemnizar a mi mandante los daños y perjuicios ocasionados por la infracción del derecho de exclusiva conferido por la Patente Europea EP, y ello en la cantidad que resulte de aplicar las bases expuestas en el Fundamento de Derecho Octavo de este escrito de Demanda 5. Se ordene la publicación, a costa de ROIG FARMA, S.A., de la sentencia condenatoria por infracción del derecho de exclusiva conferido a mi mandante por la Patente Europea EP 0230742 mediante un anuncio en un periódico de información general de gran difusión en todo el territorio del Estado y un anuncio en un diario de información especializada. Y todo lo anterior con expresa condena en costas a ROIG FARMA, S.A.".

La Sentencia dictada por el Juzgado de 1ª Instancia número 37 de Barcelona el 11 de marzo de 2005, en los autos de procedimiento ordinario número 269 de 2004, desestimó la demanda y absolvió a la entidad demandada.

La Sentencia dictada por la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona el 21 de noviembre de 2007, en el rollo número 432 del propio año, estima parcialmente el recurso de apelación de la actora y, con revocación de la resolución recurrida, acuerda: 1º) Declaramos que la conducta de la demandada, consistente en la importación de China para España de las cantidades de monohidrato de hidrocloruro de sibutramina referidas en la demanda y su posterior comercialización en España, desde diciembre de 1999 hasta mayo de 2001, constituye una infracción de la patente EP 230.742 B1 (patente ES 2.018.163 B3); 2º) Condenamos a la demandada a cesar en la realización de dichos actos infractores y a abstenerse de realizarlos en el futuro; 3º) Ordenamos el embargo y destrucción de las cantidades de dicho producto que se hallen en poder de la demandada y de la documentación promocional relativa al mismo.

Y desestima los demás pedimentos de la demanda.

Contra esta última Sentencia se interpuso por ABBOT, S.A. recurso de casación compuesto de un único motivo, que fue admitido por Auto de esta Sala de 22 de septiembre de 2009.

La alegación de inadmisibilidad del motivo formulada en el escrito de oposición no se admite con el efecto pretendido, sin perjuicio de que en el examen del mismo se rechacen las alegaciones que pudieran incidir en supuesto de la cuestión, o que no son propias del recurso de casación SEGUNDO.- En el único motivo del recurso se denuncia infracción del artículo 66 de la Ley de Patentes (en su versión original según Ley 11/1986) en relación con el art. 64 de la propia Ley y doctrina jurisprudencial que los interpreta.

La sentencia recurrida desestima la pretensión de indemnización de daños y perjuicios con base, en síntesis, de que habiendo optado la actora por el criterio de cuantificación que recoge el art. 66.2.a) de la LP, como la misma no explotaba en España la patente, ni siquiera "ex re ipsa" cabe inferir la existencia de un perjuicio consistente o cuantificado en los beneficios que el titular habría obtenido previsiblemente de la explotación de la invención patentada si no hubiera existido la competencia del infractor, sencillamente porque no ha existido competencia de Roig Farma, y de no haberse producido el comportamiento infractor la actora seguiría sin obtener beneficio alguno de la explotación de la patente, pues no la explotaba en nuestro país. Asimismo examina dialécticamente la posibilidad de aplicar el criterio de la regalía hipotética (art. 66.2, c y 3, LP en la redacción original) y rechaza su eventual estimación porque no se probó la cuantía ni las bases necesarias para su fijación.

El motivo sostiene que la decisión y argumentación de la resolución recurrida infringe la doctrina jurisprudencial de las Sentencias 27 de julio de 1998, 7 de diciembre de 2001, 28 de abril y 1 de diciembre de 2005 y 4 de septiembre de 2006.

La interpretación y aplicación de la normativa legal que hace respecto del caso la Sentencia de la Audiencia Provincial es totalmente correcta, por las razones siguientes: La argumentación relativa al art. 64 LP resulta acertada porque dicho precepto no se refiere al daño, ni en su realidad - existencia-, ni en su cuantificación, sino a si es necesario o no culpa para apreciar la responsabilidad por los daños y perjuicios causados. Dispone el artículo en su apartado 1 que "Quien, sin consentimiento del titular de la patente, fabrique, importe objetos protegidos por ella o utilice el procedimiento patentado, estará obligado en todo caso a responder de los daños y perjuicios causados", y establece en el apartado 2 que "Todos aquellos que realicen cualquier otro acto de explotación del objeto protegido por la patente solo estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios causados si hubieran sido advertidos por el titular de la patente acerca de la existencia de ésta, convenientemente identificada y, de su violación, con el requerimiento de que cesen en la misma, o en su actuación hubiera mediado culpa o negligencia". Lo que resulta de la norma es que en los supuestos del apartado 1 (entre ellos la importación) no se requiere culpa, en tanto en los del apartado 2 (entre ellos la comercialización) es preciso que concurra culpa o negligencia (o la advertencia de la explotación ilegal). La expresión "en todo caso" del apartado 1 significa que la responsabilidad es objetiva, no subjetiva. Se hace abstracción de si hay o no culpa, pero en modo alguno sirve de fundamento para presumir la existencia del daño. Como razona la sentencia recurrida el daño hay que probarlo, sin que ello sea óbice a que por las circunstancias concurrentes se revele la existencia como una consecuencia necesaria, lógica e indefectible de la acción ilícita. En este último caso nos hallaríamos ante la aplicación de la regla "in re ipsa", conforme a la que, al hablar la cosa misma, no es preciso lo haga el hombre, cuyo efecto en materia de prueba del daño es la de presumir su existencia (realidad). Por consiguiente, del art. 64.1 de la LP no cabe deducir una presunción de existencia del daño, tanto más si se tiene en cuenta que habla de daños "causados".

La Sentencia recurrida aprecia la existencia de las acciones ilícitas de importación, en cuyo caso no es necesario para la apreciación de responsabilidad que concurra culpa o negligencia, y de comercialización, que sí requiere esta culpa, si bien entiende que concurre en el caso, porque -dice- "no puede alegarse con credibilidad (y de hecho no se alega) que Roig Farma desconociera que el producto estaba protegido por la patente de procedimiento de Abbot". Y en trance de examinar la realidad del daño estima que no se ha probado porque habiendo elegido la actora el criterio de cuantificación que recoge el art. 66.2,a) de la LP (en su redacción original), como no hubo explotación de la patente en España por parte de la actora, ni siquiera "ex re ipsa" cabe inferir la existencia de un perjuicio consistente o cualificado en los beneficios que el titular habría obtenido previsiblemente de la explotación. Resulta evidente que si no hubo explotación no procedía reclamar los beneficios previsiblemente dejados de obtener por la competencia del competidor, y no cabe aplicar los otros criterios del art. 66.2 (redacción original) porque no han sido invocados por la actora, que limitó su pretensión indemnizatoria al supuesto del art. 66.2, letra a).

En este punto procede señalar que la apreciación de la realidad del daño (pérdida sufrida y ganancia dejada de obtener), y de la aplicación de la doctrina "in re ipsa", en su caso, corresponde a los Tribunales que conocen en instancia, y solo excepcionalmente tienen acceso al recurso extraordinario, bien en la perspectiva de la valoración probatoria, bien en la de la arbitrariedad, y aquélla en todo caso y la segunda generalmente por el cauce del recurso por infracción procesal. Declarada la existencia del daño, igualmente corresponde a los Tribunales que conocen en instancia (primera y segunda instancia) la cuantificación, la que solo excepcionalmente (valoración probatoria; falta de respeto a las bases, o a las pautas legales o jurisprudenciales; o desproporcionalidad irrazonable o arbitraria) tiene acceso al recurso extraordinario. Por otro lado debe también resaltarse que bajo la LEC de 1881 (art. 360) no cabía diferir a ejecución de sentencia, en ningún caso la realidad o existencia del daño, y solo cuando no era posible probarlas en el proceso declarativo la cuantía o las bases para su determinación. El abuso en la aplicación del precepto, que llevó a remitir a ejecución de sentencia la cuantificación, o las bases, (e incluso en algunas ocasiones la propia existencia del daño), sin tener en cuenta la posibilidad de prueba en el juicio declarativo, fue una de las razones que determinaron la rigurosidad del precepto del art. 219 de la LEC 2000, que solo permite diferir la cuantificación a ejecución de sentencia cuando se fijen con claridad y precisión las bases con arreglo a las cuales se deba efectuar la liquidación, de forma que ésta consista en una pura operación aritmética. La jurisprudencia de esta Sala ha flexibilizado en algunos aspectos (que aquí no son aplicables) el rigor de la nueva norma, e incluso ha admitido en diversos supuestos la remisión de la determinación de la indemnización a otro proceso, pero en ningún caso cabe esta posibilidad respecto de la existencia del daño, ni su apreciación "ex re ipsa", y tampoco la cuantificación cuando ésta pudo haberse efectuado en el proceso en que se pretende el resarcimiento por no haber razón alguna que lo haya imposibilitado.

Por otro lado, la aplicación de la regalía hipotética (art. 66, apartado 3 en relación con apartado 2 letra c, redacción original), que opera en el campo del enriquecimiento injusto, y no en el resarcitorio del daño, no resulta procedente porque no había sido pedida en su momento procesal, y, en cualquier caso, no se probó la cuantía, sin que haya causa que lo justifique, por lo que no sería posible diferirlo para otro proceso, pues para ejecución de sentencia lo vedaría en todo caso el art. 219 LEC.

La doctrina expuesta es conforme a las sentencias de esta Sala (salvo algunas excepciones), no solo en materia de patentes, sino también en otras modalidades de Propiedad industrial y en competencia desleal. Y en tal sentido cabe citar las Sentencias de 25 de octubre de 2002 y, sobre todo, la de 17 de julio de 2008, número 692, que resuelve directamente cuestiones similares a las que se plantean en el presente proceso. Dice dicha Sentencia con referencia al art. 64.1 LP que dicho precepto «no establece una presunción legal de existencia del daño, ni "iuris et de iure", ni "iuris tantum", dado que la expresión " en todo caso " se refiere a la responsabilidad objetiva, es decir al criterio de imputación de la responsabilidad, que, a diferencia de los restantes supuestos de explotación, distintos de los mencionados (que son fabricación, importación de objetos o utilización del procedimiento), no es preciso, para que opere la responsabilidad, el requerimiento para que se cese en la violación, o culpa o negligencia, tal y como se deduce del texto del apartado 2, en relación con el 1, del propio artículo 64 LP »; y añade mas adelante en relación con la prueba del daño que «la doctrina general de esta Sala en materia de resarcimiento de daños y perjuicios es la de que no se presumen sino que deben acreditarse por quien los reclama, tanto la existencia ("an") como su importe ("quantum"), si bien, de conformidad con la previsión del art. 360 LEC 1881 [aplicable al caso], en tanto la realidad del daño habrá de probarse en todo caso en el juicio declarativo, en cambio, las bases de fijación y/o la cuantificación cabe diferirlas a ejecución de sentencia cuando la prueba no haya podido tener lugar en el proceso de declaración. Esta doctrina, pacífica y reiterada, tiene una excepción en la propia jurisprudencia, la cual estima correcta la presunción de existencia del daño (aparte, claro ésta, cuando haya una norma legal específica) cuando se produce una situación en que los daños y perjuicios se revelan como reales y efectivos. Se trata de supuestos en que la existencia del daño se deduce necesaria y fatalmente del ilícito o del incumplimiento, o son consecuencia forzosa, natural e inevitable, o daños incontrovertibles, evidentes o patentes, según las diversas dicciones utilizadas. Se produce una situación en que "habla la cosa misma" ("ex re ipsa"), de modo que no hace falta prueba, porque la realidad actúa incontestablemente por ella. Entre otras numerosas Sentencias se pueden citar las de 25 de febrero y 19 de junio de 2.000, 29 de marzo de 2.001 y 23 de marzo de 2.007. La doctrina expuesta es también aplicable en materia de propiedad industrial y competencia desleal, y en concreto en sede de derecho de patentes. La aplicación de la doctrina general sobre la necesidad de prueba de la existencia de los daños y perjuicios y relación de causalidad se recoge en numerosas Sentencias (entre ellas 20 de julio de 2.000; 15 de octubre de 2.001; 3 de febrero, 23 y 29 de septiembre de 2.003), pudiendo mencionarse en relación con patentes las de 5 de abril de 2.000 y 25 de octubre de 2.002.

La aplicación de la doctrina "ex re ipsa" en propiedad industrial y competencia desleal se manifiesta en varias resoluciones - SS., entre otras, 23 de febrero de 1.999, 21 de noviembre de 2.000, 10 de octubre de 2.001, 3 de febrero de 2.004 -, pero se trata de presunción de la causación en supuestos singulares evidentes, y aunque en algunas resoluciones se tiende a generalizar el criterio (como en la S. 1 de junio de 2.005), en modo alguno la doctrina jurisprudencial admite la aplicación en todo caso de la regla "ex re ipsa" (SS. 29 de septiembre de 2.003 y 3 de marzo de 2.004, entre otras), ni menos todavía ha admitido la existencia de una presunción legal del daño en el caso de violación de una patente.

En resumen, una cosa es que la situación del caso revele la existencia del daño sin necesidad de tener que fundamentarla en un medio de prueba, y otra distinta que haya una presunción legal que excluya en todo caso la necesidad de la prueba. La apreciación de aquella situación forma parte de la función soberana de los tribunales que conocen en instancia. Lo expuesto no se desvirtúa por las Sentencias alegadas en el recurso, porque, aparte de que de las mismas no cabe deducir un criterio unitario (unas se refieren a la determinación del "quantum", o a la valoración de bienes inmateriales, otras contienen soluciones para los casos que se enjuician), en cualquier caso, como ya se ha dicho, no hay una doctrina jurisprudencial que permita fundamentar una presunción legal de existencia del daño en todo caso de violación de una patente. Por otra parte debe señalarse que tampoco, aún declarada la existencia del daño, cabe diferir para ejecución su cuantificación sin justificar que la misma no ha podido tener lugar en el proceso declarativo. No tiene sentido hablar de "probatio diabolica" cuando la situación en que se encontraría el juez de la ejecución es, cuando menos, la misma que la del tribunal que conoce del proceso de declaración, y asimismo carece de sentido hablar de situación de indefensión, con perspectiva de infracción del art. 24 CE, cuando la parte pudo proponer y practicar todas las pruebas precisas sobre los extremos que con minuciosidad se exponen en la sentencia recurrida, siendo por lo demás más conforme a la bilateralidad del derecho a la tutela judicial efectiva que la cuantificación se realice, cuando ello es posible, en el proceso de declaración, por razones de economía procesal y de facilitar al litigante condenado la posibilidad de cumplimento voluntario, evitando la agravación económica que supone el proceso de ejecución».

Por todo ello, el motivo decae.

[Ver: CENDOJ Base de Datos de Jurisprudencia]