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Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de junio de 2014 (D. Rafael Sarazá Jimena).
PRIMERO.-Antecedentes del caso
1.- El litigio en el que se han planteado los recursos extraordinarios que son objeto de esta resolución fue promovido por Hansgrohe AG, en su calidad de titular del registro internacional del modelo industrial DM 062246 "griferías sanitarias y sus componentes", solicitado el 12 de diciembre de 2002, con prioridad de 14 de junio de 2002, y Hansgrohe, S.A., en su calidad de distribuidora en España de estos productos, contra Grifería Tres, S.A. (en lo sucesivo, Grifería Tres).
Las demandantes ejercitaron una acción declarativa de violación de los derechos de exclusiva, al amparo de lo establecido en los arts. 52 y 53 de la Ley 20/2003, de 7 julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial (en lo sucesivo, LDI), una acción de cesación de la conducta infractora y otra de indemnización de daños y perjuicios, que incluía la publicación de la sentencia en diversas publicaciones especializadas. Alegaban como fundamento de las acciones ejercitadas que la comercialización por parte de la demandada de sus modelos de grifo monomando Alp-Tres para lavabo y bidé suponía una infracción de los derechos que les concede el referido modelo industrial, tal y como aparecía reflejado en los gráficos 3.1 y siguientes, variantes 3 y 4 del referido modelo.
2. - Grifería Tres se opuso a la demanda alegando: (i) la falta de legitimación activa de Hansgrohe, S.A.; (ii) la inexistencia de vulneración de los derechos protegidos pues el diseño de los productos cuestionados presenta diferencias muy significativas respecto del modelo registrado; y (iii), de forma subsidiaria, para el caso de que se pudiera considerar que existía infracción, excepcionó la nulidad del registro por falta de singularidad o de novedad.
3.- La sentencia de primera instancia desestimó íntegramente la demanda respecto de Hansgrohe, S.A. pues apreció su falta de legitimación activa. Respecto Hansgrohe AG, desestimó la excepción de nulidad opuesta por Grifería Tres, considerando que el diseño presentaba novedad, y estimó la acción de infracción al considerar que el diseño del producto cuestionado producía una impresión de conjunto muy similar a la del modelo registrado, de manera que al usuario medio de este tipo de productos (un profesional de la construcción o un consumidor especialmente informado) no le resultaba posible diferenciar entre el producto que fabrica la demandada y el diseño protegido. También estimó la acción de daños y perjuicios, y condenó a la demandada a hacer pago a Hansgrohe AG de la cantidad de 531.860 euros y a la publicación de la sentencia en diversos medios de comunicación.
4. - La sentencia del juzgado mercantil fue recurrida por ambas partes. El recurso de las demandantes cuestionó (i) la falta de legitimación activa de Hansgrohe, S.A., por entender que su legitimación resultaba de su carácter de licenciataria en España de los derechos de su matriz alemana, y (ii) el importe de la indemnización concedida, alegando que solo se habían concedido los daños y perjuicios causados a la titular del modelo industrial, con lo que se dejaban sin indemnizar los causados a la licenciataria, a su vez distribuidora en España de los productos, y que el método de valoración del daño no ha sido correcto.
El recurso de la demandada impugnó la existencia de infracción apreciada por el juzgado, insistió en la nulidad del modelo industrial por la falta de singularidad del diseño y alegó que esa falta de singularidad afecta a cuestiones muy relevantes desde la perspectiva de la impresión de conjunto, razón por la que estas características del diseño y del producto no deberían tomarse en consideración al realizar el juicio comparativo.
5.- La sentencia del tribunal de apelación desestimó el recurso de las demandantes al considerar que nuestra legislación no reconoce al distribuidor legitimación para el ejercicio de las acciones derivadas de la infracción de los derechos que atribuye el registro de un diseño.
Y estimó el recurso interpuesto por la demandada, pues consideró que comparando el diseño registrado con el producto presuntamente infractor sin tomar en consideración las características del diseño registrado que no cuentan con protección porque se trataba de formas comunes en el momento del registro y tomando en consideración, de forma conjunta, las características que diferencian a uno de otro, un usuario informado puede distinguir claramente uno de otro por ofrecer una impresión de conjunto distinta.
6.- Las demandantes han interpuesto recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación contra la sentencia de la audiencia. El primero se articula sobre cinco motivos, y el segundo, sobre cuatro. Todos ellos han sido admitidos.
Recurso extraordinario por infracción procesal
OCTAVO.- Formulación del primer motivo del recurso de casación
1.- El primer motivo del recurso se encabeza con el siguiente epígrafe: « Al amparo del artículo 477.2.3ª por existencia de interés casacional, al haberse infringido los artículos 53 y 55 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de protección jurídica del diseño industrial; normas que llevaban menos de 5 años en vigor y sobre las que no existe jurisprudencia del Tribunal Supremo ».
2.- Los argumentos en que se funda el motivo son, resumidamente, que aunque los arts. 53 y 55 LDI, que regulan la acción indemnizatoria por infracción de derechos de diseño industrial, aluden únicamente al titular del diseño registrado como legitimado para el resarcimiento, tal previsión legal ha de interpretarse de forma sistemática con el art. 61.1 LDI, que reconoce legitimación al titular de una licencia sin exigir que esté inscrita, y con el art. 13 de la Directiva 2004/48/CE relativa al respeto de los derechos de propiedad industrial, que alude a la "parte perjudicada" como legitimada para reclamar daños y perjuicios, y la filial española es parte perjudicada en tanto que distribuidora de los productos fabricados sobre el modelo registrado. Con base en lo cual, habría que reconocer la legitimación de la codemandante Hansgrohe, S.A.U., dado que su vinculación con la titular del modelo, Hansgrohe AG supera en intensidad a la que se deriva de una relación de licencia o distribución, al ser la filial en España de la matriz alemana, que carece de autonomía empresarial respecto de su matriz, por lo que la filial española sería una «titular indirecta» del modelo, sobre el que existiría una «indirecta propiedad compartida» con la matriz alemana. Y que exigir una licencia escrita y además inscrita entre matriz y filial constituye un sinsentido jurídico o una invitación a la simulación de un contrato de licencia.
Además, se alega, la exclusión como parte legitimada de la filial española tiene como efecto reflejo frustrar el resarcimiento de la matriz por la infracción de sus derechos de exclusiva.
NOVENO.- Decisión de la sala. Falta de legitimación del distribuidor para ejercitar las acciones por infracción del diseño industrial registrado
1.- Las recurrentes no reproducen en casación las alegaciones que formularon en el recurso de apelación en el sentido de que existía una licencia de explotación del modelo titularidad de la matriz alemana a favor de la filial española, que se deducía de forma implícita de la relación existente entre una y otra sociedad.
2.- El recurso de casación exige que el recurrente sea preciso en sus alegaciones y en la identificación de la infracción legal cometida por la sentencia recurrida.
El motivo de recurso adolece de falta de precisión respecto a si existe o no una licencia concedida por la matriz a la filial, aunque sea de forma verbal. No es admisible que el recurrente utilice circunloquios como los que se observan en el recurso, en el que se afirma que la relación entre una y otra sociedad « supera en intensidad a la que deriva de una relación de licencia », lo que le llevaría a ser una « titular indirecta » del modelo, sobre el que existiría una «indirecta propiedad compartida» por parte de ambas sociedades, pero no se afirma que la relación sea de licencia.
La licencia de un derecho de exclusiva como es el diseño industrial es un negocio jurídico de determinadas características, al que el ordenamiento jurídico otorga ciertas consecuencias, como son las de atribuir al licenciatario legitimación para ejercitar acciones por infracción del modelo en determinadas circunstancias.
La relación de matriz-filial de ambas sociedades, y el carácter de distribuidora de la filial, no convierten a esta en licenciataria del modelo, ni en una "titular indirecta" del modelo industrial registrado, ni constituyen una "indirecta propiedad compartida" sobre el mismo.
Otras relaciones jurídicas podrán dar lugar a relaciones más o menos "intensas", por utilizar la terminología de la recurrente, pero no constituyen un negocio de licencia ni otorgan por tanto los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico al licenciatario o al cotitular del registro.
Como consecuencia de lo expuesto, las alegaciones realizadas en torno a la transcendencia de la falta de inscripción de la licencia en el diseño industrial son irrelevantes en tanto que falta la base necesaria para analizarla, que es la alegación clara, precisa y fundada de existencia de una licencia, y que la misma no fuera contraria a la base fáctica sentada en la instancia.
3.- Solo puede atenderse al resto de alegaciones del motivo, esto es, al carácter de distribuidor de Hansgrohe SAU, a su carácter de filial de Hansgrohe AG, y a la extensión de la legitimación para reclamar daños y perjuicios por la infracción de un derecho de propiedad industrial a cualquier perjudicado.
4.- Las alegaciones no pueden estimarse. El art. 13 de la Directiva 2004/48/CE que se invoca por las recurrentes prevé la garantía de indemnización adecuada de los daños y perjuicios efectivos como consecuencia de la infracción, al « titular del derecho », al que por tanto equipara la expresión « parte perjudicada » que emplea en el precepto.
Los arts. 53 y 55 LDI reconocen el derecho a ser indemnizado de los daños y perjuicios sufridos por la infracción al « titular del diseño registrado », y que el art. 61.2 LDI, en su último inciso, permite que cuando el titular del diseño ejercite la acción, el titular de la licencia también estará facultado para intervenir en el procedimiento al objeto de reclamar la correspondiente indemnización. No existe precepto alguno en la LDI que otorgue derechos derivados del derecho de exclusiva regulado en tal ley a otros posibles perjudicados por una infracción del diseño registrado ni, por tanto, les otorgue legitimación para ejercitar las acciones derivadas de los derechos reconocidos en dicha ley.
La solución alcanzada por la sentencia recurrida, al negar legitimación activa a la filial española, es correcta. El carácter de distribuidora que ostenta la filial y la integración de ambas codemandantes en un grupo empresarial, una con el carácter de matriz y otra como filial participada al 100% por la matriz, no modifica el régimen legal expuesto.
5.- La alegación relativa al agotamiento de los derechos de propiedad industrial de la matriz no puede fundar la impugnación de la estimación de la falta de legitimación de la filial, pues justamente se está reconociendo a esa matriz las consecuencias propias de la titularidad de esos derechos de propiedad industrial que ostenta, sin que la institución del agotamiento del derecho de propiedad industrial tenga virtualidad alguna para resolver la cuestión planteada desde el momento en que se han reconocido a la titular del registro las acciones para la defensa de sus derechos derivadas de tal titularidad.
DÉCIMO.- Formulación del segundo motivo del recurso
1.- El segundo motivo de casación se formula bajo el siguiente epígrafe: « Al amparo del artículo 477.2.3º por existencia de interés casacional, fundado en la infracción de la disposición transitoria segunda de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de protección jurídica del diseño industrial, al haberse aplicado a un modelo en vigor con anterioridad a la Ley 20/2003 disposiciones reservadas a los diseños concedidos bajo esta nueva ley, con desconocimiento de la doctrina jurisprudencial establecida en las sentencias de la Sala Civil del Tribunal Supremo de fecha 24 de noviembre de 2010 (Documento 3) y 25 de enero de 2007 (Documento 4) ».
2.- Se denuncia la infracción legal de la disposición transitoria segunda de la Ley 20/2003, cuyo tenor literal es el siguiente:
« Los modelos y dibujos industriales y artísticos concedidos conforme al Estatuto de la Propiedad Industrial se regirán por las normas de dicho Estatuto. Esto no obstante, serán de aplicación a los dibujos y modelos industriales, las disposiciones de esta Ley que se enuncian a continuación:
a) Del título VI "Contenido de la Protección Jurídica del Diseño Industrial": los artículos 48, 49, 51 del capítulo I y el capítulo II artículos 52 a 57, inclusive.
b) El título VII "El diseño como objeto del derecho de propiedad".
c) Del título VIII "Nulidad y caducidad del diseño registrado" los artículos 68, 69 y 70 del capítulo I y los artículos 72 y 74 del capítulo II ».
3.- Se argumenta como fundamento del recurso que la sentencia exige al modelo un requisito de protección, el del carácter singular previsto en el art. 7 LDI, que no estaba contemplado en la legislación bajo la que nació dicho modelo, que era el Estatuto de la Propiedad Industrial (en lo sucesivo, EPI). Bajo la vigencia de esta norma, la jurisprudencia exigió el requisito de la originalidad, entendida como aportación de rasgos que individualizan y definen el modelo.
4.- Alega también la recurrente que la sentencia ha aplicado mal el art. 7 LDI pues ha realizado un análisis individualizado de los rasgos del diseño, cuando dicho precepto exige un análisis sintético, de conjunto, que atienda a la impresión que produce el diseño en su conjunto, producida por la suma de todos los rasgos del diseño, sean o no novedosos.
UNDÉCIMO.- Decisión de la sala. Interpretación de la norma vigente a la luz de la letra y de la finalidad de la directiva no transpuesta
1.- Como primera cuestión, las alegaciones que se realizan sobre los errores cometidos al aplicar el art. 7 LDI no pueden tomarse en consideración al resolver este motivo, pues nada tienen que ver con la infracción legal que se denuncia en el mismo, que es justamente que dicho precepto legal no debió aplicarse porque no estaba en vigor cuando el modelo fue registrado y la disposición transitoria segunda LDI excluye la aplicación de tal precepto a los modelos concedidos bajo la vigencia del EPI.
No es compatible que en un mismo motivo se denuncie que un precepto legal no debió ser aplicado por cuestiones temporales, y simultáneamente, que debió ser aplicado de otra manera.
2.- En cuanto a la indebida aplicación del art. 7 LDI y del requisito del "carácter singular" que el mismo exige para la protección del diseño industrial, se observa una clara contradicción en la postura de las recurrentes, pues mientras que en este motivo invocan la indebida aplicación de determinadas normas de la LDI que según su disposición transitoria segunda no debían ser de aplicación a los modelos registrados bajo el EPI, en el resto de sus alegaciones articulan diversas pretensiones en normas de la LDI que se encuentran en la misma situación. Esta contradicción muestra la debilidad de la impugnación que se formula.
3.- La razón por la que la sentencia recurrida ha tomado en consideración para realizar el juicio comparativo la nota de singularidad del diseño de Hansgrohe AG es la misma por la que las demandantes fundamentan su recurso en numerosos preceptos de la LDI que son transposición de la Directiva 1998/71/CE, de 13 de octubre, sobre protección jurídica de los dibujos y modelos.
El EPI, en sus artículos 182 y siguientes, contenía una regulación muy somera de los que denominaba "modelos y dibujos industriales y artísticos", de modo que fue la jurisprudencia la que hubo de perfilar con más precisión su régimen jurídico, atendiendo a los principios generales de la normativa sobre diseño industrial.
La Directiva 1998/71/CE contiene una disciplina completa y moderna del diseño industrial, y debía haber sido transpuesta a Derecho interno a más tardar el 28 de octubre de 2001, si bien no lo fue hasta la entrega en vigor de la Ley 20/2003, de 7 julio de 2003, de protección jurídica del diseño industrial.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en sentencias tales como las de 11 de julio de 1996, C-232/94, 4 de julio de 2006, C-212/04, 13 de febrero de 2014, C-18/13, y 30 de abril de 2014, C-26/13, ha declarado que al aplicar el Derecho nacional, ya sean disposiciones anteriores o posteriores a la directiva, el órgano jurisdiccional nacional que debe interpretarlo está obligado a hacer todo lo posible, a la luz de la letra y de la finalidad de la directiva, para conseguir el resultado perseguido por esta, lo cual exige que realice todo cuanto es objeto de su competencia tomando en consideración la totalidad de su Derecho interno y aplicando los métodos de interpretación reconocidos por éste.
4.- Como reconocen las propias recurrentes, la jurisprudencia de esta sala venía exigiendo a los modelos registrados bajo el EPI el requisito de la originalidad, pese a que el mismo no venía exigido expresamente en dicha norma.
Que la jurisprudencia considerara que tal originalidad suponía la aportación de rasgos que individualizan y definen el modelo no es óbice para que cuando se trata de aplicar tal requisito en litigios en los que los hechos relevantes (en este caso, el registro del modelo) tuvieron lugar estando ya en vigor la citada Directiva 1998/71/CE, e incluso una vez transcurrido el plazo de transposición (Hansgrohe AG solicitó el registro del modelo el 12 de diciembre de 2002, con prioridad de 14 de junio de 2002, y el plazo de transposición de la directiva había finalizado el 28 de octubre de 2001), se interprete a la luz de la letra y de la finalidad de la directiva, y se considere, como han hecho algunos tribunales de instancia cuando se les ha planteado la cuestión, que ese doble requisito establecido por la jurisprudencia de esta sala para la protección del diseño industrial bajo el EPI puede enlazarse con el doble requisito establecido en la Directiva 1998/71/CE, de modo que el carácter original del modelo sea equiparado al carácter singular que exige la directiva, referido a la impresión general diferente que causa en el usuario informado, alejándose de este modo del concepto de "originalidad" más propio de la propiedad intelectual que de la industrial pues exige un grado de creatividad mayor pero no que tenga un atractivo comercial, lo cual es lógico cuando se trata de proteger mediante la propiedad intelectual una obra en la que el autor proyecta su personalidad, pero se muestra inadecuado cuando se trata de proteger un diseño industrial, en el que debe primar el carácter llamativo que le confiere un atractivo comercial y un valor concurrencial añadido.
Por otra parte, esa "originalidad" necesaria para la protección de los dibujos y modelos industriales que exigían las sentencias de esta sala al interpretar y aplicar el EPI puede considerarse como una "singularidad" avant la lettre, puesto que hablar de aportación de rasgos que individualizan y definen el modelo, como hacía esta sala al exigir el requisito de la originalidad, no es algo muy diferente de hablar de que el diseño produzca en un usuario informado una impresión general diferente a la producida por cualquier otro dibujo o modelo, como hace la directiva al exigir el carácter singular del diseño. Es correcta, por tanto, la actualización de la exigencia de "originalidad", adaptándola al ámbito de protección perseguido por la Directiva 1998/71/CE.
5.- No es admisible que las recurrentes pretendan que la singularidad prevista en dicha directiva sea aplicable cuando se trata de definir el ámbito de protección del diseño registrado, a efectos de realizar el juicio comparativo necesario para resolver la acción de infracción, pero no cuando se trata de decidir sobre la concurrencia de los requisitos para la protección del modelo.
6.- Por consiguiente, ha de entenderse que cuando la sentencia recurrida invoca el art. 7 LDI no está utilizando un precepto legal inaplicable por razones temporales, sino que está interpretando el EPI a la luz de la letra y de la finalidad de la Directiva 1998/71/CE, de cuyo art. 5 es transposición prácticamente literal el art. 7 LDI.
Por estas razones, no concurre la infracción legal invocada en el motivo.
DUODÉCIMO.- Formulación del motivo tercero
1.- La formulación del tercer motivo del recurso de casación se encabeza con el siguiente enunciado: « Al amparo del artículo 477.2.3º por existencia de interés casacional, al haberse infringido el artículo 47, apartado 1º, de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de protección jurídica del diseño industrial, norma que llevaba menos de 5 años en vigor y sobre la que no existe jurisprudencia del Tribunal Supremo ».
2.- El motivo se fundamenta, sintéticamente, en que la sentencia recurrida aplica incorrectamente el art. 47.1 LDI y por tanto del apartado 1º del art. 9 de la Directiva 98/71/CE, al (i) considerar que existe una correlación entre la singularidad del modelo que justifica su protección y el que el diseño del competidor debe presentar frente al protegido para no invadir su ámbito de protección, tomando como referencia el usuario informado y el grado de libertad del autor; (ii) realizar un juicio comparativo analítico, y no sintético, para valorar la existencia de infracción del modelo registrado, esencialmente a partir de las características del producto que presentan novedad, cuando el alcance de la protección, según el art. 47.1 LDI, no viene determinado por la impresión que sus elementos novedosos pueden generar en el usuario informado, sino por la impresión general, esto es, la que pueda generar el diseño en su totalidad; y (iii) considerar que el alcance de la protección viene definido por los rasgos novedosos del diseño y no por la impresión general de conjunto que produce en el usuario informado, pues la sentencia recurrida limita el alcance de la protección a las tres características que gozan de novedad, prescindiendo de si la impresión generada por el grifo de la demandante por ser el primero formado por cuerpos cilíndricos con una cierta inclinación se repite también en el otro grifo, pues lo determinante sería si aun pudiendo percibir el usuario informado las puntuales diferencias señaladas por la sentencia, lo determinante es si las mismas producen una impresión general diferenciada respecto del diseño en su conjunto.
DECIMOTERCERO.- Decisión de la sala. El juicio comparativo en el diseño industrial
1.- La aplicación de los criterios jurídicos del juicio comparativo necesario para determinar si un diseño industrial produce en el usuario informado del sector industrial pertinente la misma impresión general que otro prioritariamente protegido, es materia susceptible de revisión en el ámbito del recurso de casación, si bien circunscrito a determinar si el tribunal de apelación ha infringido los preceptos legales que lo regulan.
2.- Esta sala, en su sentencia núm. 160/2014, de 30 de abril, analizó la correlación existente entre el grado de singularidad del diseño protegido y el grado de diferenciación que se exigía en el diseño del competidor, así como la trascendencia en la realización del juicio comparativo de los elementos del diseño registrado que presentan una mayor singularidad. Los argumentos que se esgrimen en el recurso son contrarios a los utilizados por la sala en esa resolución, que consideramos procede mantener.
Afirmamos en aquella sentencia que a mayor singularidad, mayor ámbito de protección ha de otorgarse al diseño prioritario, y en consecuencia, mayores deben ser las diferencias para que el modelo posterior no produzca en un usuario informado la misma impresión general.
Y, a la inversa, si el diseño protegido tiene una menor singularidad, bastarán algunas diferencias para que el producto cuestionado no produzca en el usuario informado la misma impresión general que el diseño protegido.
De esta correlación se hace eco la exposición de motivos de la Ley 20/2003, de 7 julio, que traspuso la directiva europea, cuando afirma: « hay que señalar la correlación que hay entre el grado de diferencia que un diseño debe presentar frente a los conocidos para que tenga carácter singular y pueda ser protegido, y el que el diseño desarrollado por un competidor debe presentar frente al protegido para no invadir su ámbito de protección ».
Los elementos del modelo o dibujo industrial protegido que presenten menor singularidad tienen escasa relevancia a la hora de considerar que otros diseños industriales que reproducen tales elementos pueden causar en un usuario informado la misma impresión general. En particular, en la medida en que los dos diseños, el registrado y el del producto supuestamente infractor, presenten similitudes en elementos que se encuentran en el dominio público o responden a las tendencias de la moda existentes cuando se solicitó el registro, estos elementos tendrán una importancia menor en la impresión general que produzcan en el usuario informado. En tal caso, si el diseño del nuevo producto presenta algunos elementos diferenciadores, será más probable que cause en el usuario informado una impresión general diferente.
Afirmábamos también en esa sentencia que mientras que en el juicio de confusión propio del derecho de marcas, el consumidor medio percibe la marca como un todo y no examina sus detalles, en el juicio comparativo del diseño industrial, el usuario informado observa con mayor atención y cuidado el producto que incorpora el diseño, puesto que no es un simple consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, sino un usuario que presenta un especial cuidado, ya sea debido a su experiencia personal, ya a su amplio conocimiento del sector de que se trate.
3.- Lo expuesto no supone que esta sala justifique la realización de una comparación con un enfoque analítico frente a una realizada con enfoque sintético referido a la impresión general. Significa que los elementos más relevantes del diseño son determinantes de cuál sea la impresión general del usuario informado, y por tanto han de ser tomados en consideración al realizar el juicio comparativo, y han de tener su reflejo en la motivación de la sentencia. A la trascendencia de estos elementos y de la posición frente a ellos del usuario informado hace referencia el TJUE en su sentencia de 20 de octubre de 2011, C-281/10 P (caso PepsiCo), cuando afirma:
«En tercer lugar, por lo que respecta al grado de atención del usuario informado, procede recordar que, si bien éste no es el consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz que percibe habitualmente el dibujo o modelo como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar (véase, por analogía, la sentencia de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec. p. I-3819, apartados 25 y 26), tampoco es un experto o técnico capaz de observar en detalle las más pequeñas diferencias que existan entre los modelos o dibujos en conflicto. De este modo, el adjetivo "informado" sugiere que, sin ser un diseñador ni un experto técnico, el usuario conoce los diferentes dibujos o modelos existentes en el sector de que se trata, dispone de un determinado grado de conocimiento sobre los elementos que normalmente contienen esos dibujos o modelos y, debido a su interés por los productos de que se trata, presta un grado de atención relativamente elevado al utilizarlos».
4.- Lo expuesto lleva a concluir que el tribunal de apelación ha aplicado correctamente los criterios que resultan de la Directiva 1998/71/CE, a la luz de cuya letra y finalidad ha de interpretarse y aplicarse el Derecho nacional. Ha determinado cuál es el ámbito de protección del modelo registrado, ha motivado qué elementos otorgan una mayor singularidad a la impresión general del modelo, y ha realizado el juicio comparativo desde el punto de vista de un usuario informado en relación a la impresión general causada por el modelo registrado y por el diseño del producto tachado de infractor en la demanda.
Ciertos elementos del modelo registrado no dotan a este de singularidad por cuanto reproducen formas habituales en el sector industrial al que corresponde el modelo, determinadas por las tendencias de la moda existentes cuando se solicitó el registro. Por tanto, las similitudes entre el registro de la demandante y el producto de la demandada que vengan referidas a formas habituales en el dominio público, carecen de relevancia para evaluar la impresión general que el producto causa en el usuario informado, que conoce las formas usuales y las tendencias de la moda en el sector industrial de que se trate, y, en consecuencia, para considerar que el producto cuestionado infringe el modelo registrado.
5.- Ciertamente el juicio comparativo que ha de realizarse es sintético, no analítico, y ha de venir determinado por la impresión general que el diseño causa en un usuario informado. Pero justamente porque los "ojos que miran" el producto, a efectos de valorar si el diseño goza de singularidad por producir una impresión general diferente a la del diseño registrado, son los del "usuario informado", que presenta un especial cuidado y observa con mayor atención el producto que incorpora el diseño, y no los del simple consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, que no presta atención a los detalles, han de tenerse en cuenta los elementos más relevantes del diseño, que determinan en el usuario informado esa impresión general diferente. Estos elementos no son los que están en el dominio público ni los habituales en el sector, a los que el usuario informado presta poca atención debido a su conocimiento del sector.
6.- La sentencia de la audiencia no lleva a cabo una comparación analítica que prescinda de la impresión general. Lo que hace es justificar y motivar esa comparación sintética, porque de otra forma el juicio comparativo se limitaría a reflejar, arbitrariamente, meras intuiciones o gustos personales.
El tribunal de apelación ha examinado cuáles son esos elementos o rasgos más singulares que diferencian uno y otro modelo (el registrado y la realización controvertida) y ha determinado su incidencia en la impresión general que produce en un usuario informado, hasta el punto de que ha descartado que uno de estos elementos (el grado de inclinación diferente del cuerpo principal de uno de uno y otro grifo respecto de la horizontal del sanitario) pueda determinar que la impresión de conjunto sea diferente. Pero al tomar en consideración de forma conjunta otras diferencias entre el diseño registrado y el diseño considerado infractor (como son la diferente proporción entre la longitud del caño y la del vástago, el diferente ángulo en que se encuentra el caño respecto del vástago y la diferente forma del encuentro entre el vástago y el sombrerete), considera que determinan en un usuario informado una impresión general, de conjunto, diferente.
Lo expuesto determina que el motivo del recurso deba desestimarse.
DECIMOCUARTO.- Formulación del cuarto motivo de casación
1.- Este motivo se formula bajo el siguiente epígrafe: « Al amparo delartículo 477.2.3º por existencia de interés casacional, al haberse infringido el artículo 47, apartado 2º, de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de protección jurídica del diseño industrial, norma que llevaba menos de 5 años en vigor y sobre la que no existe jurisprudencia del Tribunal Supremo ».
2.- El motivo se fundamenta alegando que la sentencia recurrida incurre en un error al interpretar el art. 47.2 LDI en cuanto al concepto de libertad del autor y la incidencia que en ella tienen las tendencias del mercado, pues mientras que la audiencia considera que la libertad del autor, a efectos de este precepto, viene limitada no solo por la función técnica que debe cumplir el grifo sino también por las tendencias del mercado, la normativa y la jurisprudencia comunitaria europea determinan lo contrario, esto es, que la libertad del autor no se ve constreñida por las tendencias del mercado, sino únicamente por las exigencias técnicas o legales relativas al producto
DECIMOQUINTO.-Decisión de la sala. Libertad del autor y tendencias del mercado. Carencia de efecto útil
1.- Al definir el ámbito de la protección conferida por el diseño industrial registrado, el art. 9.1 de la Directiva 1998/71/CE prevé que « se extenderá a cualesquiera otros dibujos y modelos que no produzcan en los usuarios informados una impresión general distinta ». Y el apartado 2 añade: « al determinar la protección, se tendrá en cuenta el grado de libertad del autor a la hora de desarrollar su dibujo o modelo ».
2.- El Tribunal General de la Unión Europea ha considerado que « el grado de libertad del autor de un dibujo o modelo se define sobre la base, concretamente, de los imperativos vinculados a las características impuestas por la función técnica del producto o de un elemento del producto, o incluso de las prescripciones legales aplicables al producto. Tales imperativos llevan a una normalización de determinadas características, que entonces pasan a ser comunes a diversos dibujos o modelos aplicados al producto de que se trate» (STGUE de 21 de noviembre de 2013, T- 337/12).
Asimismo ha rechazado que una tendencia general en materia de diseño pueda considerarse un factor que limite la libertad del autor, puesto que es justamente la libertad del autor la que le permite descubrir formas o tendencias nuevas, o innovar en el marco de una tendencia ya existente (SSTGUE de 22 de junio de 2010, T 153/08, y 13 de noviembre de 2012, asuntos acumulados T-83/11 y T-84/11).
Aunque estas sentencias han sido dictadas en relación al Reglamento (CE) núm. 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios, la doctrina que ellas se contiene es igualmente predicable de la Directiva 1998/71/CE, de 13 de octubre, por cuanto que el tratamiento dado a esta cuestión es el mismo en una y otra norma.
3.- Siendo consciente la sala de que la cuestión no es pacífica, considera que las tendencias de la moda, entendidas en un sentido amplio, no son un elemento que limite la libertad del autor sino que operan en la determinación de la singularidad del diseño registrado y, consecuentemente, en el ámbito de protección que otorgan a su titular y el grado de diferenciación que ha de existir en el diseño del competidor para que cause una impresión general distinta.
Si tales tendencias eran preexistentes a la solicitud de registro del diseño, esto es, si el diseño registrado siguió las tendencias del mercado existentes cuando fue solicitado, ello supondrá una merma en su singularidad. Por ello, como se ha razonado en párrafos anteriores, si las similitudes que el producto considerado infractor presenta respecto del diseño registrado recaen en elementos que responden a las tendencias de la moda existentes cuando se solicitó el registro, estos elementos tendrán una importancia menor en la impresión general que produzcan en el usuario informado, y habrá que considerar que uno y otro diseño causan en el usuario informado una impresión general distinta, y por tanto no existirá infracción, aun con un grado de diferenciación menor que el que sería exigible si el diseño registrado no respondiera a esas tendencias de la moda.
Si por el contrario esas tendencias de la moda son posteriores al registro del diseño industrial, de modo que puede colegirse que tal diseño presenta un considerable grado de singularidad pues consiguió anticiparse a las tendencias de la moda, o incluso ser determinante en la evolución de tales tendencias, esa mayor singularidad no puede resultar diluida permitiendo a los competidores comercializar productos con un diseño similar, que no causen en el usuario informado una impresión general diferente, con la excusa de que la libertad del autor del diseño posterior se encuentra limitada por las exigencias de la moda.
4.- La consecuencia de lo expuesto es que la interpretación de la normativa nacional aplicable a la luz de la letra y de la finalidad de la directiva no imponía considerar que las tendencias del mercado suponen un límite a la libertad del autor a efectos de determinar el grado de protección del modelo registrado bajo la vigencia del EPI.
5.- No obstante, la cuestión planteada en este motivo resulta irrelevante por cuanto que sin necesidad de considerar que la libertad del autor del diseño del grifo de la demandada se encontraba limitado por las tendencias del mercado, en el juicio comparativo entre el modelo registrado y el diseño del producto de la demandada, existen importantes elementos diferenciadores que hacen que el diseño del producto de la demandada produzca en un usuario informado una impresión general distinta al modelo registrado por la demandante.
La sala considera que los razonamientos de la audiencia sobre la trascendencia de las tendencias del mercado en la libertad del autor pueden calificarse como argumentos de refuerzo, puesto que su hipotética eliminación no alteraría el camino lógico que conduce a la conclusión obtenida en el fallo, por lo que son casacionalmente irrelevantes.
La carencia de efecto útil del motivo lleva a que el recurso haya de ser plenamente desestimado.
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