Mercantil. Marcas. Nulidad del registro de la marca por mala fe del solicitante.

Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de enero de 2012 (D. JOSÉ RAMÓN FERRÁNDIZ GABRIEL).

OCTAVO. La norma, meramente facultativa para los Estados miembros, que contiene la letra d) del apartado 2 del artículo 3 de la Directiva 89/104/CEE, ha sido incorporada al ordenamiento español por el artículo 51, apartado 1, letra b), de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, que describe como causa de nulidad absoluta del registro de la marca el que el solicitante hubiera actuado de mala fe.

Dicha sanción de nulidad por violación de la buena fe opera a modo de válvula del sistema, pues permite valorar el comportamiento de quien solicita el registro, no a la luz del resto del ordenamiento marcario, sino comparándolo, en un plano objetivo, con el modelo estándar o arquetipo de conducta que, en la situación concreta a considerar, se entienda socialmente exigible - sentencias 760/2010, de 23 de noviembre y 462/2009, de 30 de junio -, aunque sin prescindir del componente subjetivo - ya que también la buena fe es reflejo de un estado psicológico de desconocimiento o creencia errónea, que, como toda equivocación, ha de ser disculpable para que pueda ser tomada en consideración -.

Como señalamos en la sentencia 414/2011, de 22 de junio, una de las manifestaciones típicas de actuación de mala fe es, en este ámbito, la que tiene lugar cuando se intenta, mediante el registro de una marca, aparentar una inexistente conexión entre los productos o servicios que la misma está destinada a identificar y los de un tercero que están distinguidos con otra conocida, buscando, con una aproximación de aquel signo a éste, obtener el favor de los consumidores con el aprovechamiento de la reputación del segundo.

En la interpretación del artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria - del mismo contenido que el artículo 3, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988 -, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea destacó, en la sentencia de 11 de junio de 2009 (C- 529/2007), que la mala fe del solicitante

Añadió dicho Tribunal que el conocimiento, por parte del solicitante, puede deducirse, particularmente, de la duración de la previa utilización, dado que, cuánto más antigua sea la misma, mayor será la posibilidad de que el solicitante la conozca en el momento de presentar la solicitud de registro.

De otro lado, hemos de recordar - con nuestras sentencias 1264/2001, de 28 de diciembre, 1211/2002, de 16 de diciembre, 827/2003, de 17 de septiembre, 409/2006, de 6 de abril, 462/2009, de 30 de junio, 414/2011, de 22 de junio, entre otras muchas - que la afirmación o negación de la buena fe constituye, a los efectos del extraordinario recurso de casación, una cuestión de hecho cuya determinación compete a los juzgadores de las instancias.

Es cierto y cumple también afirmarlo que, a partir de los siempre respetables hechos probados, la buena fe constituye un concepto jurídico indeterminado en el que ha de quedar subsumida la conducta de que se trate, mediante una operación que puede ser sometida a la revisión casacional.

La sentencia 278/2010, de 13 de mayo, precisó, al respecto, que la apreciación de mala fe, en la perspectiva de la fijación de los datos de hecho, corresponde a la valoración de la prueba; pero la significación jurídica de aquellos, una vez demostrados, forma parte de un juicio técnico jurídico que la casación permite valorar de nuevo.

De acuerdo con lo expuesto, los hechos declarados probados en las instancias han de ser respetados en casación, mientras que la corrección de la subsunción de los mismos bajo el concepto buena fe puede ser revisada en dicho recurso.

Esa distinción entre juicios de hecho, regidos por las normas de valoración de prueba, y juicios de valor que, a partir de lo que se haya probado, permiten afirmar la identidad del supuesto fáctico litigioso con el enunciado como premisa en la norma aplicable, alcanza también a la afirmación o negación del riesgo de confusión, como han puesto de relieve las sentencias 717/2006, de 7 de julio, 1230/2008, de 15 de enero de 2009, 119/2010, de 18 de marzo, y 414/2011, de 22 de junio, entre otras muchas.

Ello sentado, el Juzgado de lo Mercantil afirmó la mala fe de los solicitantes de los registros de las marcas anuladas, exteriorizada en el intento de " apropiarse del esfuerzo, de la creación, de la ideación efectuada por un tercero y perpetuada a lo largo del tiempo, máxime cuando aquel es conocedor pleno de la situación fáctica concurrente [...] porque así hay que pensar de alguien que, dedicado al ámbito de la repostería, desarrolla su actividad en un territorio tan poco extenso como el de Menorca, en la misma localidad de la isla, miembro de la misma familia que durante generaciones ha explotado el negocio bajo unos signos distintivos, abre dos locales a escasos metros del centro de trabajo principal de la saga de los Cesar Luis Angel, lugar donde precisamente el demandado comenzó su labor profesional y su formación como pastelero ". También destacó el órgano judicial la notoriedad de los signos usados por los demandantes, " ya que existía un conocimiento público y contrastado de la vinculación de las denominaciones objeto de nulidad al ámbito de la repostería de la isla de Menorca ". Y concluyó afirmando que la intención de los demandados fue la de " bloquear la actividad profesional de la actora, así como de beneficiarse de su labrada reputación y trabajo de tantos años ".

El Tribunal de apelación no sólo aceptó las afirmaciones en la que se había basado la estimación en la primera instancia de la acción de nulidad, sino que, tras destacar que los signos utilizados por los demandantes eran conocidos en el sector y que los registrados se confundían con ellos, concluyó afirmando que la mala fe de los solicitantes consistió en que, siendo conocedores de la existencia de los mismos, " cuando decide[n] romper sus relaciones comerciales, de manera torticera intenta[n] consolidar a su favor, por el juego de la inscripción registral, el uso exclusivo de unos signos distintivos, que con anterioridad eran usados por los accionantes ".

Por ello y al fin el motivo debe ser desestimado.

Los hechos probados no pueden ser alterados por medio del recurso de casación y los criterios de que, a partir de aquellos, se han servido los Tribunales de las instancias, para subsumirlos bajo el supuesto del artículo 51, apartado 1, letra b), de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, son plenamente correctos: el registro de los signos litigiosos se llevó a cabo para impedir a los demandados el uso de los suyos y para atraer hacia aquellos el prestigio ganado por éstos.

8 debe concurrir en el momento de la presentación de la solicitud y ha de apreciarse teniendo en cuenta todos los factores pertinentes que presente el caso, entre ellos, el hecho de que el solicitante conozca o debiera haber conocido que un tercero utiliza un signo idéntico o similar para un producto idéntico o similar que puede dar lugar a confusión con aquel cuyo registro solicita o tenga intención de impedir que dicho tercero continúe utilizando tal signo.