Mercantil. Marcas. Colisión entre marcas prioritarias y denominación social. Riesgo de confusión.

Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de diciembre de 2011 (D. JOSE RAMON FERRANDIZ GABRIEL).

CUARTO. En búsqueda de una interpretación uniforme de la Directiva 89/104/CEE, de 21 de diciembre de 1.988, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha venido sancionando los criterios a la luz de los que procede declarar o no la existencia del riesgo de confusión, convertidos así en reglas del ordenamiento comunitario.

De esos criterios resultan particularmente útiles para el caso enjuiciado - en el que se trata de confrontar las marcas " Viña Magaña ", "Barón de Magaña " y " Viña Magaña Bodegas Magaña ", que distinguen vino embotellado, con la denominación social Bodegas Carlos Magaña, SL, dedicada a producir y vender el mismo tipo de producto -, los siguientes:

1º) El riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes y, al fin, la impresión de conjunto que los signos confrontadados puedan producir en el consumidor medio, el cual normalmente los percibe como un todo, sin detenerse a examinar los diferentes detalles - sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de noviembre de 1997 (C-251/95), 29 de septiembre de 1998 (C-39/97) y 22 de junio de 1999 (C-342/97) -.

2º) Lo expuesto no impide que, en particular, se tomen en consideración, para darles la importancia que merecen, aquellos elementos distintivos que resulten los dominantes en el conjunto - sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de noviembre de 1997 (C-251/95) -.

3º) Igualmente, la apreciación global del riesgo de confusión exige atender a la interdependencia que existe entre los distintos factores a tomar en consideración, en particular, la similitud de los signos confrontados y los productos designados con ellos. De manera que un grado bajo de similitud entre dichos productos puede ser compensado por otro elevado de similitud entre los signos y a la inversa - sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 29 de septiembre de 1998 (C-39/97) y 22 de junio de 1999 (C-342/97) -.

4º) Es lógico suponer que cuanto mayor resulta el carácter distintivo de la marca anterior, tanto más elevado será el riesgo de confusión - sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de noviembre de 1997 (C-251/95), 29 de septiembre de 1998 (C-39/97) y 22 de junio de 1999 (C-342/97) -.

5º) Por otro lado, además de poder hacerlo ante el riesgo de confusión, el titular de la marca registrada prioritaria puede reaccionar ante el riesgo de asociación - artículos 34, apartado 1, letra b), de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, y 5, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988 -, por más que éste no constituya una alternativa de aquel, pues sirve para precisar su alcance - sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de noviembre de 1997 (C-251/95) -, al identificar el peligro de que los consumidores puedan creer que, aunque los productos no proceden de la misma empresa, lo hacen de una que está vinculada jurídica o económicamente a la otra - sobre ello, sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 29 de septiembre de 1998 (C-39/97) -.

QUINTO. La aplicación de esos criterios al caso litigioso pone de manifiesto la corrección de los juicios de valor que llevaron, en primera instancia, al Juzgado de lo Mercantil a declarar el riesgo de confusión producido por el término " Magaña ", que aparece en la denominación de la sociedad demandada y en las prioritarias marcas registradas a nombre de uno de los demandantes - al constituir el elemento con más fuerza distintiva en los respectivos conjuntos -. Debe tenerse en cuenta que Bodegas Carlos Magaña, SL se dedica, estatutaria y efectivamente, a producir y vender vino embotellado - además, con una determinada denominación de origen -, que es, precisamente, el tipo de producto distinguido con las marcas que resultan preferentes.

Aunque sobre ello hemos de volver, tal conclusión se completa con la afirmación de que la demandada utiliza su denominación como signo distintivo de su actividad empresarial y, por ello, debe someterse a las condiciones que la Ley 17/2001 impone.

SEXTO. Establece el artículo 37 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, que " el derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir a terceros el uso en el tráfico económico, siempre que ese uso se haga conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial: a) de su nombre y de su dirección ".

En la sentencia recurrida se aplicó, en beneficio de la sociedad demandada, el mencionado límite legal del derecho del titular de las marcas identificadas en la demanda - aunque fuera a modo de declaración " ex abundantia ", ya que, como se dijo, el Tribunal de apelación, previamente, negó el riesgo de confusión -.

En el motivo primero del recurso de casación que se examina los recurrentes señalaron como norma violentada la que acaba de ser transcrita. Y para afrontar su examen son convenientes un par de precisiones:

1ª) El límite de que se trata no es otro que el derivado del uso por Bodegas Carlos Magaña, SL de su denominación social. Lo destacamos porque la Audiencia Provincial dio relevancia a que las palabras más significativas de ese conjunto - Carlos y Magaña - fueran las dos que constituían el nombre y el primer apellido del fundador de la sociedad.

Sin embargo, es evidente que ese dato no puede alterar el tema necesitado de calificación, que no es otro que el consistente en determinar si el uso por la sociedad demandada de su denominación merece operar como límite del " ius prohibendi " de que son titulares los demandantes.

El que aquella denominación esté formada, entre otros elementos, por el nombre y primer apellido del socio fundador no influye a los indicados efectos y, sobre todo, justifica que no examinemos el límite del artículo 37, letra a), en relación con la persona física.

2ª) En el apartado 7 de las Declaraciones conjuntas del Consejo y de la Comisión de las Comunidades Europeas incluidas en el acta de aquel órgano, con ocasión de la adopción de la Directiva 89/104/CEE, se contiene la afirmación - en relación con el sentido de la norma de la letra a) del apartado 1 del artículo 6 del citado texto - de que ambos "consideran que los términos que figura en la letra a) sólo son aplicables a las personas físicas ".

De entenderse esa interpretación vinculante, la conclusión no podría ser otra que la de negar operatividad - en el caso enjuiciado - a la limitación de que se trata, al haberse planteado el conflicto con la denominación de una persona jurídica.

Sin embargo, la doctrina sentada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no es favorable a tal interpretación. Así, en la sentencia de 16 de noviembre de 2004 (C-245/2002) declaró que (78) que " [e]s cierto que el Consejo de la Unión Europea y la Comisión de las Comunidades Europeas hicieron una declaración conjunta, que consta en el acta del Consejo en que se adoptó la Directiva 89/104, según la cual dicha disposición sólo se refiere al nombre de las personas físicas "; que (79) " la interpretación que da una declaración de esta índole no puede ser acogida cuando su contenido no figure de algún modo en el texto de la disposición de que se trate, y no tenga, por consiguiente, ningún alcance jurídico "; y que " la importante restricción del concepto de que resulta de la declaración citada en el apartado 78 de la presente sentencia no figura de algún modo en el texto del artículo 6, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104. Por tanto, dicha declaración no tiene alcance jurídico ", de modo que (81) " [e]n principio, un tercero puede invocar la excepción que establece el artículo 6, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 con el fin de que se le permita utilizar un signo idéntico o similar a una marca para indicar su nombre comercial, aunque se trate de un uso comprendido en el artículo 5, apartado 1, de dicha Directiva que, de entrada, el titular de la marca podría prohibir en virtud de los derechos exclusivos que le confiere dicha norma ".

Dicha doctrina fue reiterada en la sentencia de 11 de septiembre de 2007 (C-17/2006: 31).

SÉPTIMO. A la luz de esa doctrina hay que entender que, al fin, de lo que se trata es, por tanto, de determinar si, a partir de los hechos declarados probados en la instancia, el uso que de su denominación social hace la sociedad demandada es o no " conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial ", a lo que el artículo 37, letra a), de la Ley 17/2001 - artículo 6, apartado 1, de la Directiva 89/104/CEE - condiciona la operatividad del límite examinado.

Para ello ha de tenerse en cuenta, según la mencionda sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de septiembre de 2007 (C-17/2006), "   en qué medida el público interesado o, al menos, una parte significativa de dicho público, podría entender que el uso de su nombre por el tercero denota un vínculo entre los productos o servicios del tercero y el titular de la marca o una persona autorizada a utilizarla" y, también, " en qué medida el tercero debería haber sido consciente de ello ".

En síntesis, se trata de decidir - a partir de las distintas funciones que están destinadas a cumplir las denominaciones sociales y los signos distintivos de los productos, servicios o empresas - si la utilización por la demandada de su denominación menoscaba o puede menoscabar las funciones de las marcas de los demandantes.

En la sentencia recurrida, a la que hay que estar en relación con los hechos declarados probados, se afirma que la sociedad demandada utiliza su denominación social en la publicidad de sus productos y, en las etiquetas de las botellas del vino que elabora y vende, para identificarse como entidad embotelladora.

Pues bien, ello significa tener por probado un uso de la denominación social como nombre comercial, esto es, como signo de identificación de la empresa de la demandada en el tráfico mercantil - artículo 87 de la Ley 17/2001 -. Y provoca la consecuencia de que tal uso quede sometido a las condiciones que la legislación reguladora de las marcas y nombres comerciales impone y, al fin, resulte alcanzado por la eficacia del derecho que, con el registro, se ha reconocido a los demandantes sobre sus marcas.

El hecho de que la demandada, al etiquetar las botellas del vino que produce y vende, diera cumplimiento a lo que disponían, al respecto, el Real Decreto 1127/2003, de 5 de septiembre, y los Reglamentos (CE) 1493/1999 y 753/2002, como afirmó el Tribunal de apelación, no justifica el uso de una denominación social confundible con los prioritarios signos de los demandantes.

Ciertamente, no resulta aplicable el límite previsto en el artículo 37, letra a), de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, dado que no puede ser considerada una práctica leal en materia comercial la utilización por la demandada de su denominación social como signo confundible con aquellos otros - al respecto, la citada sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 4 de mayo de 1999 (C-108/1997: 28) -, desde el momento en que hay un razonable riesgo, por las razones dichas, de que el público al que Bodegas Carlos Magaña, SA destina sus productos entienda, erróneamente, existente un vínculo entre la empresa y, por derivación, los productos de la misma y los de los demandantes, de lo que la repetida sociedad era o debería haber sido consciente.

En tal coyuntura, la decisión adoptada por el Juzgado de lo Mercantil - que condenó a la demandada a modificar su denominación social - resulta conforme con la jurisprudencia, como pusieron de manifiesto las sentencias 136/2006, de 20 de febrero, 476/2006, de 18 de mayo, 656/2007, de 10 de julio, 632/2008, de 4 de julio, 119/2010, de 18 de marzo, y las que en ella se citan -.