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Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de febrero de 2011.
PRIMERO. Lancôme Parfums et Beauté & Cie es titular de numerosas marcas, españolas e internacionales con efectos en España. Las mismas se componen del término " Lancôme " sólo, en unos casos y, en otros, elemento dominante de un conjunto formado con otro gráfico.
Le fueron concedidas para identificar, entre otros productos, los de las clases 3 - perfumería y cosméticos - y 21 - accesorios y utensilios relacionados con los anteriores - del nomenclátor internacional.
Don Severiano solicitó en octubre de mil novecientos setenta y cuatro el registro de la marca española número 767.388, exclusivamente formada por el elemento denominativo " Lancome ".
Le fue concedida en mil novecientos setenta y seis para distinguir productos de la clase 9 - gafas, lentes y monturas para gafas -.
La referida marca fue transmitida por el titular originario a doña Daniela y es utilizada, al vender los productos distinguidos con ella, por Navoptik, SL y Emporio Óptical, SL.
SEGUNDO. Lancôme Parfums et Beauté & Cie, tras destacar la notoriedad de sus marcas, incluso en la fecha en que fue registrada la número 767.388 y la prioridad de muchas de ellas respecto de ésta, alegó en la demanda - dirigida contra las cuatro personas citadas - que la existencia de la misma generaba riesgo de error sobre el origen empresarial de los productos para los que había sido concedida.
Por lo que pretendió la anulación de su registro con apoyo en los artículos 3, apartado 2, 11, apartado 1, letra f), 12, apartado 1, letra a), y 13, letras a) y c), de
Y, al fin de evitar la excepción de prescripción extintiva de la acción de nulidad - efectivamente opuesta después por los demandados - afirmó infringida, con la concesión de la marca número 767.388, la prohibición absoluta establecida en el artículo 11, apartado 1, letra f), en relación con el apartado 3 del artículo 47, así como que dicho registro se había solicitado de mala fe, con la consecuencia prevista en el artículo 48, apartado 2, en relación con los artículos 3, apartado 2, 12, apartado 1, letra a), y 13, letras a) y c), de la repetida Ley 32/1.9888, señalados como violentados, según se dijo.
El Juzgado de Primera Instancia estimó íntegramente la demanda y
En la sentencia de segundo grado se declaró: (1º) la notoriedad del signo " Lancôme " - íntegrante como único elemento de, al menos, una de las marcas de Lancôme et Beauté & Cie - ya en el año mil novecientos setenta y cuatro, en que don Severiano solicitó el registro de la marca número 767.388; (2º) la mala fe del mencionado solicitante; (3º) la infracción, al practicarse el mencionado registro, de las prohibiciones absoluta y relativas, respectivamente previstas en los artículos 11, apartado 1, letra f), 12, apartado 1, letra a), y 13, letras a) y c), de
La codemandada doña Daniela interpuso contra la sentencia de apelación recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación.
Sólo fue admitido el último, el cual está compuesto por dos motivos, en cuyo examen seguiremos un orden distinto al propuesto en el escrito de interposición Dos precisiones conviene efectuar, previamente a entrar en el estudio de los mismos:
1ª)
2ª) Ninguna cuestión se ha planteado en el recurso admitido sobre si era realmente aplicable dicha Ley para anular el registro de la marca número 767.388.
TERCERO. En el motivo segundo del recurso de casación, denuncia doña Daniela la infracción del artículo 11, apartado 1, letra f), de
I. Alega la recurrente que, para el caso de que una marca genere riesgo de error sobre la procedencia empresarial de los productos o los servicios con ella distinguidos, están previstas las prohibiciones relativas de registro, no las absolutas, las cuales sólo operan en función del signo mismo y no de la existencia de otro prioritario.
Añade que en el caso litigioso era evidente que el signo " Lancome " era apto, por sí, para convertirse en marca registrada.
II. Al dar respuesta a la alegación de infracción de dicho artículo 11, apartado 1, letra f), de
CUARTO. La función esencial de la marca no es otra que la de indicar la procedencia empresarial de los productos o servicios a los que se aplica. Así lo establecen el décimo considerando de
Lo expuesto no significa que la marca tenga que informar con precisión sobre la identidad del fabricante o vendedor del producto o del prestador del servicio de que se trate, pero sí que ha de permitir al público interesado distinguirlos de los que tienen otro origen y, por tal, entender que todos los diferenciados por un mismo signo han sido fabricados o vendidos bajo el control de un único titular, responsable de su calidad - sentencia del Tribunal de Justicia de
Para cumplir esa función indicadora y para no constituir un factor de falseamiento de la libre competencia, la marca ha de reunir determinados requisitos, los cuales - sin perjuicio de los fenómenos de vulgarización, conversión en signo engañoso o adquisición sobrevenida de fuerza distintiva: artículos 53, letras b) y c), y 47, apartado 2, de
I. De esos requisitos unos son intrínsecos y otros extrínsecos, en el sentido, respectivamente, de esenciales a la marca o impuestos por circunstancias ajenas a ella. La falta de alguno de los primeros se contempla en la regulación de las prohibiciones absolutas y la de los segundos en la de las prohibiciones relativas.
Aquellas se determinan, no obstante lo expuesto, considerando el signo, no en abstracto, sino en relación con el producto o servicio al que vaya a distinguir - sentencia de 28 de noviembre de 1.988 - y, también, teniendo en cuenta la percepción de sus destinatarios - sentencia del Tribunal de Justicia de
II. En particular, la prohibición de registro que contiene el artículo 11, apartado 1, letra f), de
III. También está prohibido el registro de la marca cuando colisiona con otra anterior, por razón de que la coexistencia genera un riesgo de confusión, que incluye el de asociación - artículos 12, apartado 1, letra a) de
El riesgo de confusión se identifica con el de que se genere una equivocada creencia sobre el origen empresarial de los productos o servicios designados con las marcas en conflicto. Es claro que, en tal supuesto, el riesgo de error, convertido en impedimento, no deriva de la propia marca que se quiere registrar, sino de un factor extraño a ella, como es la existencia de la que se considera prioritaria.
Se trata, al fin, de una prohibición relativa, sometida al régimen específico de las de esa clase.
IV. El Tribunal de apelación no tuvo en cuenta las mencionadas distinciones y aplicó una prohibición absoluta a supuestos que son distintos del contemplado en ella. Esto es, la proyectó sobre un caso de riesgo de confusión con una marca prioritaria - al que se refiere el artículo 12, apartado 1, letra a), de
Por ello, el motivo segundo del recurso debe ser estimado.
QUINTO. En el primero de los motivos, señala doña Daniela como norma infringida la del apartado 2 del artículo 48 de
Niega en este motivo que quien solicitó el registro de la marca número 767.388, esto es, don Severiano, hubiera actuado de mala fe. Señala que la mala fe ha sido identificada por la jurisprudencia con el conocimiento, al tiempo de la solicitud del registro, de la existencia de una marca anteriormente solicitada o registrada, con la que se dé una doble identidad o semejanza con aptitud bastante para producir confusión en el mercado o para generar riesgo de asociación en los consumidores o usuarios: entre los signos, en los planos fonético, gráfico o conceptual, y entre los productos o servicios distinguidos. Cita en apoyo de su afirmación la sentencia de 25 de enero de 2.007.
Concluye la recurrente su argumentación afirmando que, según la declaración de hechos probados que contiene la sentencia recurrida, don Severiano conocía, al solicitar el registro de la marca número 767.388, la existencia de las marcas que Lancôme Parfums et Beauté & Cie utilizaba para designar productos de la clase 3 del nomenclátor, los cuales son muy distintos de aquellos para los que había solicitado la concesión de su marca - los de la clase 9 -.
SEXTO. La mala fe, causa de imprescriptibilidad de la acción de nulidad del registro infractor de una prohibición relativa - elevada a causa autónoma de nulidad absoluta por el artículo 51, apartado 1, letra b), del
I. Es de advertir que el Tribunal de apelación declaró probado que don Severiano, al solicitar el registro de la marca número 767.388, tenía conocimiento no sólo del uso del signo " Lancôme " por la demandante, sino también de su notoriedad, y que actuó con el " ánimo de servirse del prestigio de la ya conocida internacionalmente marca
Consideró demostrado, el Tribunal de apelación, al fin, que dicho solicitante buscó con el registro de la marca " Lancome " para distinguir lentes, gafas y monturas de gafas - productos de la clase 9 del nomenclátor - aprovecharse de la reputación de las prioritarias marcas de Lancôme Parfums et Beauté & Cie, aplicadas a productos distintos.
II. Con ese antecedente hay que concluir afirmando que, si es cierto que las marcas de la ahora demandante se habían concedido para designar productos distintos de los que luego fueron identificados con la marca número 767.388, también lo es que la prohibición relativa que regulaba el artículo 13, letra c), de
En esas condiciones no cabe negar la mala fe del solicitante por razón de las diferencias existentes entre los productos designados con una y otras marcas.
El motivo debe también ser desestimado.
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