Mercantil. Marcas. Nulidad de derecho de marca y valoración de la existencia de actos de competencia desleal.

Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de junio de 2009.

SEGUNDO. (...) El derecho sobre la marca se adquiere con su registro - artículo 3, apartado 1, de la Ley 32/1.988 -, ya que la inscripción es, como regla, constitutiva, no declarativa - la mutación jurídica se produce no fuera del registro, sino con él -.

Es cierto que la aplicación de dicha regla con todo su rigor implicaría desconocer determinadas circunstancias concurrentes con anterioridad y al margen del registro y que, por ello y en algunos casos, el legislador concede limitada protección a situaciones extra tabulares. Una de ellas se identifica con el uso de la marca notoria no registrada, que se protegía por la aplicable Ley 32/1.988 en los términos que señalaba su artículo 3, apartado 2 .

Sin embargo, esa limitada protección no equivale al reconocimiento de la propiedad de la marca - que es el más amplio señorío posible sobre ella, condicionado al registro: artículo 3, apartado 1, de la Ley 32/1.988 -. Por otro lado, la declaración de la condición de titular dominical ni siquiera ha sido pedida expresamente en la demanda en el ejercicio de la acción de nulidad - aunque si para el caso de haber sido estimada la acción reivindicatoria, lo que no ha sucedido -.

(...)

SEXTO. En el último de los motivos del recurso de casación, don Jesús María denuncia la infracción de los artículos 1, 2, 5, 6, 11 y 12 de la Ley 3/1.991, de 10 de enero.

Afirma el recurrente - con referencia a las pretensiones declarativas y de condena que había deducido en la reconvención y no resultaron estimadas - que, aun prescindiendo de sus derechos sobre las marcas, era evidente que su hermano don Diego, al utilizar en el mercado los mismos signos usados por él, generaba riesgo de confusión entre los consumidores, se aprovechaba de la reputación adquirida por su marca y daba vida, al fin, a los actos desleales descritos en los mencionados preceptos.

El motivo se desestima.

De los artículos invocados en él, los dos primeros - que señalan cual es la finalidad de la Ley y cual su ámbito objetivo - no cumplen otra función que la de justificar la referencia a los demás.

De estos otros, el artículo 11 no guarda ninguna relación con la cuestión planteada, ya que lo que se alega en el escrito de reconvención, y en el recurso, es la imitación de creaciones formales y, en concreto, de signos distintivos.

El artículo 5 no contiene una norma que integre o complemente los tipos descritos en los artículos posteriores de la misma Ley - sentencia de 20 de febrero de 2.006 -. Antes bien, mediante la llamada "cláusula general", trata el legislador de prohibir todas aquellas actuaciones que, concurriendo en ellas los requisitos del artículo 2, no deban ser enjuiciadas a la luz de los artículos 6 a 17 - sentencias de 7 y 16 junio 2.000, 15 octubre 2.001 y 28 septiembre 2.005, entre otras -, pues no se trata de prohibir, con recurso a dicha cláusula, actos que son plenamente lícitos según la norma que a ellos está destinada.

En conclusión, de todos los mencionados en el motivo, sólo los artículos 6 y 12 de la Ley 3/1.991 podrían ser aplicados al supuesto litigioso. Y ninguno de los dos merece serlo en el sentido que el recurrente pretende.

En efecto, los actos desleales tipificados en el artículo 12 no constan cometidos por el demandado reconvencional, porque, declarado en la instancia que la marca es usada por varios miembros de una misma familia de comerciantes, con igual derecho a hacerlo, no se advierte aprovechamiento alguno de la reputación de signos ajenos.

Tampoco se ha infringido el artículo 6, porque la finalidad que esta norma persigue es proteger el mercado impidiendo que el consumidor tome sus decisiones con una conciencia viciada por error, en este caso, sobre el origen empresarial de los productos o servicios. Y porque el riesgo de esa equivocación no resulta de las actuaciones, dado que el supuesto reconstruido en la instancia mediante la valoración de la prueba se caracteriza por el origen común de un signo, por la utilización del mismo por varios miembros de un grupo familiar que tienen igual derecho a hacerlo y, al fin, por una efectiva asociación debida a vínculos familiares, que los consumidores perciben como una realidad, sin error alguno.

[Ver: CENDOJ Base de Datos de Jurisprudencia]